2017年01月18日  上海法治报  B05 ：前沿观察

    （黎淑兰　刘军华　陈瑶瑶）一款星巴克的随行杯与自家拥有外观设计专利的水杯非常相似，于是专利拥有者就将星巴克公司以及随行杯的制造公司告上法院，认为两者侵权，要求赔偿。不过，两名被告却提出了先用权，法院经过审理后，认可了被告的先用权抗辩，判决驳回诉讼请求。

　　先用权抗辩是专利侵权诉讼中的常见抗辩事由，然而司法实践中认定该抗辩事由成立的案件却并不多见。本文就结合该案件的审理，对先用权的性质、先用权抗辩的构成要件等进行评析。

　　【案情回顾】

　　星巴克随行杯被指侵权

　　盛纪公司是一款饮水杯的外观设计专利权人，该公司于2014年5月26日申请了专利，授权公告日为2014年10月1日。然而，2015年6月，盛纪公司却在星巴克发现了一款与自家饮水杯外观设计相似的随行杯。盛纪公司于是将随行杯的经销商星巴克公司，以及随行杯的制造商增豪公司告上法院，要求两者停止侵权、赔偿经济损失及合理费用共计21万余元。

　　星巴克公司和增豪公司却不认为自己侵权，两位被告提出，他们早在2013年11月开始，就已经对这款随行杯的设计、开模等事宜进行沟通，有邮件为证。2014年2月与2015年2月，星巴克公司分别通过不同的第三方向增豪公司购买了杯子，这些杯子的外观设计都与被指侵权的产品相同，只是颜色有所差异。

　　上海知识产权法院一审认为，从在案证据可以认定，增豪公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，享有先用权，其主张的先用权抗辩成立。先用权人在原有范围内继续制造相同产品不视为侵权，其制造相同产品的后续销售行为亦不构成侵权。

　　星巴克公司是被控侵权产品的销售商，提供证据证明其销售的产品来源于享有先用权的增豪公司，其销售产品的行为也不构成侵权。据此，判决驳回盛纪公司的诉讼请求。

　　先用权的相关规定与性质

　　先用权概念的产生更多源于学理上的称谓，并沿用于司法实践，如　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》　涉及先用权抗辩、先用权人的概念。

　　《专利法》　第69条第2项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。该条款是关于先用权的规定，但法律条文本身并未涉及先用权的文字表述，也没有涉及权利内涵界定，而更多侧重于行为后果的界定。

　　专利制度作为一种以公开技术成果换取一定时期专有权利保护的制度，其最终目的在于激励创新，推动经济社会的发展。一方面，因实行在先申请制，首先提出专利申请并获得专利授权的人不一定是首先作出发明创造、实施发明创造的人，而专利的垄断性决定了专利权被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。在此情况下，需要合理平衡在先使用人（发明人）与专利权人之间的利益关系，赋予在先使用人一定的权利，目前理论和实践中均称之为先用权，以保护在先使用人的投资，鼓励在先发明创造的开发和应用。另一方面，先用权一定程度鼓励了发明创造人选择采用非专利权方式来保护其发明创造，不利于发明创造的公开和传播，延缓技术发展速度，违背专利法促进科技进步和经济社会发展的立法目的，故亦需要对先用权进行限制，主要体现为对获取的限制以及对行使的限制。先用权制度的构建也即围绕着先用权的获取与限制展开，旨在实现在先使用人、专利权人、社会公众的利益平衡，实现对发明创造的最优制度保护。

　　对于先用权，笔者认为，首先，其区别于独立民事权利，专利法本身并未设定先用权，从制度内涵来说先用权人无权商业流转其权利，无权请求他人为一定行为或不为一定行为，亦不存在其权利被他人侵害或者后续的权利救济。

　　其次，先用权也区别于抗辩权，虽然先用权相对于特定的专利权而存在，但先用权的产生具有独立性，系基于在先使用行为，与专利权人权利行使是否具有不当性不具有关联，在行使效果上虽具有对抗侵权指控的功能，但其制度价值更在于保障先用权人本身的经济利益。总体来说，先用权更类似于法益，具有经济价值，并且该经济价值被专利法所认可和保护。

　　先用权抗辩与现有技术（设计）抗辩

　　先用权抗辩与现有技术（设计）抗辩都是对抗专利侵权指控的常见不侵权抗辩事由。因两者在适用上存在交叉可能，司法实践中往往存在当事人难以区分的情形。在此，可以从以下几个方面把握两者的差异。

　　第一，先用权抗辩系权利行使的法定限制事由，侵权指控不能成立的例外情形，并不对专利有效性产生影响；　现有技术（设计）抗辩则实质上是对专利有效性的否认，被控侵权行为本质上不构成侵权，而非侵权的例外规定，侵权诉讼中被告主张现有技术抗辩的同时往往亦向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告请求，并据此请求法院中止对案件的审理。

　　第二，认定抗辩能否成立的条件不同，也即侵权诉讼中被告的举证责任不同。先用权抗辩应当考察先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品（使用相关方法）或做好制造（使用）的必要准备、相关产品是否属于相同产品、先用技术是否系先用权人以合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续制造；　现有技术（设计）抗辩则应当对比技术相对于涉案专利是否构成现有技术（设计），被控侵权产品是否采用了现有技术（设计）。

　　第三，比对规则不同，先用权抗辩需涉及两层技术比对，先是被控侵权产品采用的技术方案与专利权利要求的比对，两者构成相同或等同后才涉及二次比对，也即被控侵权产品与专利申请日前的在先产品是否属于相同产品；现有技术（设计）抗辩可直接比对被控侵权产品与现有技术（设计）从而认定现有技术（设计）抗辩成立，而不必然要求进行被控侵权技术方案与专利的侵权比对。

　　第四，抗辩成立的效果不同。先用权抗辩成立后，专利权人如有证据证明在先使用人超出原有范围制造相同产品，仍可主张其构成专利侵权；现有技术（设计）抗辩成立后，专利权人指控相同被告后续生产行为构成专利侵权的主张亦不能成立。

　　实践中，在先使用人在专利申请日前制造相同产品、使用相同方法的行为如未公开，则其只能主张先用权抗辩；　如在专利申请日前因使用行为或销售行为已导致相同产品或方法的公开，则该产品或方法已同时构成现有技术或现有设计，可同时主张先用权抗辩和现有技术（设计）抗辩。

　　先用权抗辩成立的判定

　　先用权抗辩是专利侵权诉讼中的常见抗辩事由，然而司法实践中认定该抗辩事由成立的案件却并不多见。笔者认为，判定先用权抗辩是否成立要从以下四方面分析。

　　（一）原有范围认定

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称　《解释》）规定，专利法第69条第2项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。由此可知，目前我国司法实践中以生产规模来界定原有范围，其本质上更类似于对原有范围作量化限制。

　　实践中，原有范围认定应否采用量化标准予以限制在我国一直以来存在较大争议。在对《解释》的理解与适用中，最高法院指出：“先用权制度的设计初衷是弥补申请在先主义的不足，如果对原有范围的过宽解释，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开和推广。因此，第15条第3款以生产规模界定‘原有范围’。”

　　关于原有范围的举证责任分配，根据目前检索到的认定先用权抗辩成立的案例，司法实践对此适用并不统一。

　　对此，笔者认为，首先，当事人对自己反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，先用权抗辩系先用权人主张存在先用权的积极抗辩事实，用以对抗专利权人的侵权指控，应由抗辩提出者承担举证责任。

　　其次，先用权抗辩的举证包含对先用权所有成立要件的举证，其中当然也同时包含对原有范围的举证，如生产设备、生产订单等用以佐证生产规模，否则应承担举证不能的不利后果。

　　（二）相同产品认定

　　相同产品认定与原有范围的理论探讨存在一定的交叉。笔者认为，原有实施方式的讨论与相同产品的认定问题更为相关，本质上两者应属同一问题，纳入相同产品认定问题更为适宜。

　　专利法及司法解释均未对相同产品认定作进一步解释。实践中，相同产品的过宽或过窄解释均将影响该制度的实施效果，影响先用权人与专利权人的利益平衡，对相同产品的理解应回归专利制度的本源。专利权系对技术方案的专有实施权，对先用权人的保护亦是基于对在先技术方案的保护，故相同产品的讨论亦离不开相关技术方案的认定，与产品的名称、型号等外在称谓并无实质关联。相同产品应指被控侵权产品与专利申请日前已经制造出的相关产品属于相同专利产品，包括两者系同一产品，或者虽不是同一产品，但两者与涉案专利相对应的部分系实质相同。

　　在此，笔者认为，相同产品指的是被控侵权产品与专利申请日前已经制造出的相关产品的比对。比对的标准是两者与涉案专利相对应的技术特征系完全相同或者无实质性差异，这其中既包括两者系同一产品，采用的所有技术特征均相同，也包括两者虽不是同一产品，但均包含了与涉案专利相对应的相同或等同的技术特征。

　　（三）制造时间与合法取得

　　首先，先用者应在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。已经制造相同产品、使用相同方法相对容易界定，产品的生产记录、销售订单等均可作为证据予以证明。而对于“已经作好制造、使用的必要准备”，《解释》规定有下列情形之一的即可：已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。对此，从法条文义可理解为包含技术准备或生产准备之一即可。

　　也有不同观点认为“必要准备”应当同时满足“技术准备”和“生产准备”，如仅仅是“技术准备”，则很难仅仅根据图纸或者工艺文件去限定原有的可以量化的生产规模，从而无法与《解释》　中规定的“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”遥相呼应。笔者对此赞同，结合先用权成立对原有范围认定的要求，“必要准备”认定应同时包括技术准备和生产准备。

　　其次，技术来源应具有合法性，以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。其中，既包括先用者在专利申请日前独立研发了相关技术，也包含先用者从他人处获得相关技术，包括从专利权人获得，以及从其他独立研发者处获得。虽然目前对于从专利权人处获知相关技术能否享有先用权在理论上仍存在争议，各国专利立法对此亦持不同观点，但从目前我国专利司法解释来看，先用权抗辩并未排除先用者从专利权人处获知相关技术的情形。

　　（四）先用权抗辩主体

　　先用者可以主张先用权抗辩，此处的先用者一般指的是制造商，其可主张抗辩的行为不仅包括制造相同产品、使用相同方法的行为，同时也应包括制造、使用行为的后续销售、许诺销售行为。除制造商享有先用权外，侵权诉讼中销售商也可同时主张先用权抗辩。

　　（作者单位：上海知识产权法院）