发表在《中国发明与专利》2017年第7期

文/陶冠东[1]

 

【摘要】根据专利法的明确规定，发明和实用新型的专利权保护范围以权利要求书为准，说明书及附图的作用仅在于解释，其中权利要求书的是具有法律属性的。而在专利审查实践中，由于申请人经验缺失或撰写的权利要求书不符合相应规则，未能将说明书及附图中体现的技术创新真正体现于权利要求书，由此造成了专利侵权纠纷中不能得到实际保护。而根据公平正义的道德理念，发明人理应因其技术创新得到与之相应的专利权保护，仅仅因为其经验缺失或不懂规则而不在专利侵权纠纷中给予其适当的保护，又似乎不符合公平合理的社会道德理念。

【关键词】权利要求书；法律规则；道德理念；社会公众

 

发明或者实用新型专利权的保护范围确定有着明确的解释规则，应以权利要求的内容为准，[2]说明书及附图的作用仅在于解释权利要求的内容，而法院在案件审理过程中也应遵循客观原则对权利要求的保护范围进行解读。在此需要认识到的是权利要求书法律性质，权利要求书是法律性文件，在限定专利权保护范围的同时，还具有对世的公示价值，专利授权公布后，权利要求书便以法律文件的性质向社会公众公示了其可以自由利用的技术范围。

一、专利权保护范围确定规则的历史渊源

当前世界各国普遍适用的“权利要求书为准，说明书及附图用于解释”的专利权保护范围的确定方式并非自始而然，这一规则经历了长期的探索和尝试才得以最终确立。在此之前，有两种较具代表性的学说，一种是英美为代表的“周边限定论”，一种是德国为代表的“中心限定论”，前者将专利权的保护范围完全限定为权利要求的文字内容，后者则规定权利要求的内容反映发明创造的创新点，满足授权条件即可。[3]实际上，无论是英美，还是德国，在具体实施专利过程中都没有，或是很少采用上述两种学说，其原因在于这两种学说在专利权人利益保护和社会公众明确专利权保护范围上难以做到有效平衡。

周边限定论规则下，只有被控侵权产品严格地从文字上再现了权利要求书中记载的全部技术特征，才会被认为落入了专利权的保护范围。只要存在任何不同，侵权指控就不成立。抛开专利权人的权利要求撰写能力不谈，对于被控侵权人甚至是专利权人而言，完整意义上的再现权利要求书，而不做任何字面含义下的删减或是改动，也非易事。在此规则下，权利要求书的撰写质量对于专利权人至关重要，权利要求的保护范围由文字含义决定，一经专利审查机关固定，审理专专利侵权纠纷的法院在案件审理中确定专利权的保护范围时，必须严格根据文字的书面意思进行解读，不得越线。而在专利侵权司法实践中，无论是专利制度实行初始，还是规则较为健全的现在，字面侵权而不对专利技术方案不做任何改动从来都不是大多数，更多的还是相同侵权，即侵权人会在不影响技术效果的情况下，对专利技术方案做出必要的改动。

而中心限定论规则下，专利申请人只需要确保权利要求的内容能够反映其发明创造的创新点，满足授权条件即可，无需对技术方案进行抽象、概况或上位化。专利权授予以后，法院在判断专利侵权是否成立时可以通过说明书及附图认定发明的构思，以此较为自由地解读权力要求的文字含义所表达的范围，使其能够以创新点为核心对不同的被控侵权行为进行判定。与周边限定论对专利权人的限制不同，中心限定论限制的对象却是社会公众，这一规则虽能为专利权人提供灵活有效的法律保护，同时也给社会公众带来了不确定性，使其不能预知专利权的保护范围。这一规则下的案件审理法院对专利权保护范围有着较大的解读空间，但与此相伴随的司法标准的不统一，社会公众一方面要面对专利确权范围的不确定，另一方面还要面对专利侵权标准的不统一，而这无疑是专利制度的严重弊端。

基于上述原因，世界各个国家和地区一直在专利权人的权利保护和社会公众的信赖利益上寻找合适的平衡，当前广泛采用的专利权保护范围规则则是由《欧洲专利公约》确立。根据该公约第69条第（1）款规定，[4]专利权的保护范围由权利要求书的内容确定，说明书和附图可以用于解释权利要求。这一规定看似只是周边限定论和中心限定论的折中方案，但作为制定过程极为复杂的重要条款，注定其内容上只能高度概括的，各个国家在实际执行过程中还有着较大的弹性空间。为了避免各国过于随意，《欧洲专利公约》专门就第69条附加了一个议定书，[5]从反面对周边限定论和中心限定论予以排除，寻求两者之间的中间立场。而《欧洲专利公约》第69条第（1）款则逐渐成为世界各国专利法中相关规定的立法范本，我国当前采用的也是这一规则，而其第69条附加议定书的规定对该条规定的理解有着非常重要的意义。

二、解读权利要求保护范围的认识误区及其成因

虽然权利要求保护范围的确定方式已经有了相对较为明确的法律规定，但在当前司法实践中，却仍不乏误读权利要求书的情况发生，具体表现方式上有周边限定论的影子，但更多体现的是中心限定论的思想，这一现象，有专利权人权利要求书撰写方面的原因，也有法官内心道德理念的驱使。前者是由于专利权人在专利确权过程中，故意或无意地缩小了发明创造所应得的专利权保护范围；后者则是法官在专利侵权判定中，以说明书及附图为基础，根据公平合理的道德理念，在内心对权利要求书进行了二次创作，对权利要求书中与说明书或附图不相一致的部分进行了完善或修正。

在此有必要对专利权的制度属性进行明确，就其制度属性而言，专利是申请人与社会公众签订的契约，发明人向社会公众提供技术贡献，国家代表社会公众授予其对该技术享有一定期限的垄断权，专利授权的过程便是契约谈判的过程。对于发明人而言，在专利申请过程争取尽可能宽的专利权保护范围是其法定权利，而给予发明人合理的专利权保护范围虽是专利授权的理想状态，但在审查实践中这一目标事实上是难以实现的；对于专利审查机关而言，申请人即便提出的权利要求保护范围与其技术贡献相比较小，专利审查员一般也不会要求其扩大权利要求保护范围。除少数原创型发明创造以外，大多数是改进型发明创造，其所能获得的保护范围有赖于发明创造的创新程度。一般情况下，申请人提交专利申请，审查员根据检索到的现有技术，指出申请人提出的权利要求中不具有新颖性或创造性时，申请人针对审查意见进行解释，或是对权利要求进行必要的修改。申请人与审查员相互配合，相辅相成，最终目的是使授予的专利权保护范围与发明创作做出的创新程度相匹配，而其表现形式的权利要求则具有法律意义，向社会公众宣示了专利权的保护范围。

然而，专利制度发展至今，限于现有技术检索范围、语言文字字面含义、专利申请撰写质量或审查机关主观认识等多方面因素的影响，授权的专利权并非总是能够达到理想状态，不可避免地会存在相互不匹配的情况。在专利授权确权过程中，由于申请人自身认识原因，未能将说明书及附图中的技术创新纳入到权利要求中，或是在审查时对权利要求的保护范围做出了限缩，而专利制度对此通过禁止反悔原则、捐献与意图限定原则等做出规定，禁止专利权人将上述纳入在专利侵权阶段再将上述内容纳入到专利权的保护范围。当然，不可否认，确实存在由于专利权人未能将其说明书及附图中真正的技术创新纳入到专利权保护范围，由此导致其不能完全或完全获得与其技术创新相匹配的专利权保护范围的问题，而这些问题只要稍加注意，稍做修改便可消除。申请人之所以出现这一问题，有些是由于撰写能力不足，有些是无心之失，而有些则可能是心存侥幸下的有意为之，试图通过授权确权阶段的限缩行为换得更大的授权可能性、更快的授权时间，骗取专利侵权阶段更大的专利权保护范围。

法官在专利侵权的案件审理过程中，限于专业技术背景，无法对专利权的保护范围进行准确的认定，阅读说明书及附图几乎成为必然选择，在此情形下，推定专利有效的法律规定和内容合理的心理惯性会使其以说明书及附图为基础，对权利要求的文字内容进行合理化解读，将不应纳入专利权保护范围的内容纳入到权利要求。出现这一现象的原因在于，专利权是国家根据发明人的创新程度由法律直接授予，其权利获取有着很强的断然性，但其保护范围却又是无形的，推定专利有效的法律规定及由此形成的思维惯性使得法官会在案件审理中对权利要求进行合理性解读，模糊权利要求的法律地位和说明书及附图的解释作用，将二者混淆，扩大化划定权利要求的保护范围。一般而言，专利申请人不会故意冒险，更多的情况还是由于申请人经验缺乏或是无心之失，法官对其权利要求进行合理化解读往往是基于公平正义的道德理念驱使。

三、坚持权利要求保护范围解读法律规则的必要性

诚然，从专利权人或是普通社会公众的角度来看，仅仅由于发明人权利要求书撰写经验的缺乏或者申请过程中的无心之失，不对其做出的技术创新进行必要的保护，缺乏道德上的合理性，法官在案件审理过程中基于公平正义的道德理念给予其相应的支持也是可以理解的。但是，专利权毕竟是法定权利，相关方除专利权人外还有社会公众，社会公众认识专利权保护范围的法律文件不是说明书及附图，也不是侵权案件审理法院的判决书，而是具有法律效力的权利要求书。

专利的授权确权是一个十分复杂漫长的过程，这一过程短则一两年，长则十余年，在此过程中法律给予了申请人充足的时间和机会其对权利要求进行必要的修改。专利制度给予每个专利申请的时间和机会都是平等的，其作用是保证发明人获得与其创新程度相适应的专利权保护范围，并非宽宥申请人的无知或过失，在此情况下，无论是申请人经验缺乏或者无心之失，但终归只是个案，作为一种制度，都不应对其再开方便之门，毕竟专利制度除了保护专利权人的合法权利，还需要保护社会公众的信赖利益。再者，专利权保护范围的确定由申请人主张，但这一主张需要经过专利行政机关的审查，以及相关社会公众的审视，由此确定的专利权保护范围才是与其创新程度相匹配的，未经这一过程的权利范围都是与专利制度的基本价值相违背的。而在专利侵权案件审理中，将说明书及附图中未在权利要求中记载，或是虽在权利要求中记载，但得不到说明书及附图支持的内容纳入到专利权的保护范围中，对社会公众的利益则是不公平的。司法机关是专利制度的维护者，所应保护的并非只有专利权人，还应当保护社会公众的利益，因此在权利要求书已然对专利权的法律边界作出清晰划分的情况下，则需要避免压缩社会公众的创新空间，由此损害了社会公共利益。[6]

由于经验不足或是无心之心不能得到应有的保护从道德层面上考虑固然值得可惜，但作为一项行之有效并被广泛使用的制度而言，其存在基础并非个案公平正义的道德理念，而是科学合理的安排、明确规范的规则以及清晰设定的责任，发明人严格遵守法律规则申请专利，审查机关严格适用法律规则审查并授予专利，社会公众根据权利要求书规定的内容对其自身行为作出相应的安排。专利制度实施至今，我们国家已经建立并健全的规范完备的专利审查制度，培养了一批有着丰富审查经验和业务技能的专利审查员队伍，社会上也有了大量专业而成熟的专利代理机构，发明人作为所属技术领域的参与者和专利制度的受益者，应当对专利制度有着一定或是起码的认识，对专利代理机构的水平有着一定的了解，权利要求出现问题即使可以原谅，但也是可以避免或纠正的。

法院在此类案件的审理过程中，基于说明书及附图的内容对权利要求进行合理化、扩大化解读，与专利制度的价值不相符，不利于社会公众信赖利益的保护，使权利要求书失去其应有的法律宣示价值，也不利于督促发明人给予专利申请足够的重视，使其形成思维惰性，反不利于专利侵权案件的审理。最高人民法院也曾多次指出，应当确保给予社会公众合理的法律稳定性，防止专利权人不适当地扩张保护范围。[7]法官作为专利侵权纠纷的裁判者，一方面，专利权人的合法利益固然需要保护，但这一保护应当在明确的法律规则之下进行，明确权利要求的法律地位和说明书及附图的解释作用；另一方面，应当注意需要保护的还有被控侵权人代表的社会公众，维护其基于对权利要求的法律地位信任做出相应行为的信赖利益。

结语

值得关注的是，作为我国审理专利纠纷案件的重要法院，北京高院最近发布《专利侵权判定指南（2017）》的第二条便明确指出，确定专利权的保护范围应遵循公平原则，在保护专利权人合法利益的同时，还要充分考虑权利要求的公示作用，兼顾社会公众的信赖意义，不能把不应纳入保护范围的内容解释到权利要求的范围。[8]在确定专利侵权判定基础即专利权有效性的之后，便规定专利权利保护范围的公平原则，有着十分强烈的司法现实意义，值得裁判者深思。

“权利要求为准，说明书及附图用于解释”的权利要求保护范围的模式是经过了世界各国长期的探索并不断修正的法律规则，有其充分的合理性和历史的必要性，而权利要求书作为具有法律效力的专利文件，是社会公众信赖的根本和准则。法律固然要保护专利权人的合法权益，但其目的也是为了促进科学技术进步和经济社会发展，专利一经授权公示，便向社会公众明确了其所能享受的和可以利用的技术边界，在此情况下，不应仅以个案公平正义的道德理念侵害社会公众的信赖利益，即便存在发明人实际获得的专利权保护范围小于技术创新程度的情形，也应由其承担由此带来的不利后果，维护法律规则的稳定性和明确性。

 

 

[1]陶冠东上海知识产权法院法官助理

[2]参见《专利法》第六十五条第一款，发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

[3]参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2012年第3版，第558页。

[4]《欧洲专利公约》第69条第1款规定，一份欧洲专利或者欧洲专利申请的保护范围由权利要求书的内容确定，说明书和附图可以用于解释权利要求。

[5]该议定书规定，第69条不应当被理解为一份欧洲专利所提供的保护由权利要求的措辞的严格字面含义来确定，而说明书和附图仅仅用于解释权利要求中的含糊不清之处；也不应当被理解为权利要求仅仅起到一种指导作用，而提供的实际保护可以从所属领域的技术人员对说明书和附图的理解出发，扩展到专利权人所期望达到的范围。这一条款应当被理解为定义了上述两种极端直接的一种中间立场，从这一立场出发，既能为专利权人提供良好的保护，同时对他人来说又具有合理的法律确定性。

[6]参见最高人民法院《印发<关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见>的通知》，2009年4月21日，法发【2009】23号。

[7]参见最高人民法院《印发<关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见>的通知》，2011年12月16日，法发【2011】18号。

[8]参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第二条：公平原则。解释权利要求时，不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献，合理界定专利权要求限定的保护范围，保护权利人的利益，还要充分考虑权利要求的公示作用，兼顾社会公众的信赖利益，不能把不应纳入保护的内容解释到权利要求的范围当中。下列情形属于不应纳入保护范围的内容：（1）专利所要克服的技术缺陷的技术方案；（2）整体上属于现有技术的技术方案。