已刊发在中华商标（2017年第7期）

（作者：范静波）

【案号】

一审：（2016）沪0115民初45436号

二审：（2017）沪73民终65号

【裁判要旨】

商标在先使用人本人之外的主体，其是否有权主张商标在先使用抗辩，需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标先使用人和注册商标专用权人之间的利益进行平衡。在商标注册人申请商标注册之后，在先商标使用人再进行商标许可或转让，该被许可人和受让人原则上无权主张商标在先使用抗辩，但在先商标使用人的业务继受者可主张商标在先使用抗辩。

【案情简介】

原告南通远程船务有限公司（以下简称远程公司）于2012年1月10日申请，并于2013年3月21日经国家商标局核准，在第18类手提旅行包（箱）、钱包（钱夹）、背包、公文包、旅行用具（皮件）等商品上注册了 商标。2013年10月10日，远程公司在公文包、票夹等产品上使用其注册商标。

2001年11月30日，博格西尼服饰公司经案外人受让取得“博格西尼”和“BOGEASENI”两个注册商标，上述两个商标均核定使用在第25类服装、衬衫等产品上。博格西尼服饰公司长期在男装、箱包、皮具等产品上使用上述商标。2009年博格西尼服饰公司与其部分股东及案外人共同出资设立本案被告上海博格西尼企业发展有限公司（以下简称博格西尼发展公司），并于2010年将“博格西尼”和“BOGEASENI”两个商标转让给博格西尼发展公司。博格西尼公司在受让上述商标后，并未进行实际使用。

博格西尼服饰公司于2011年8月、2012年8月先后与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，设立专柜销售博格西尼品牌的男装、皮包等产品。2014年6月，博格西尼服饰公司注销。2015年3月，由博格西尼发展公司与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，继续在原专柜从事经营活动，该合同所约定的经营地点及所经营的品牌产品与前述合同一致。

远程公司以博格西尼发展公司在八佰伴商场销售的皮包产品上使用“BOGEA SENI”商标侵害其注册商标专用权为由，诉请法院判令被告停止侵害并赔偿损失。博格西尼发展公司主张商标在先使用抗辩，认为其有权在原有范围内继续使用被控侵权标识。

上海市浦东新区人民法院认为，博格西尼发展公司作为博格西尼服饰公司的继受者有权主张商标先用权抗辩，在先使用的商标在服装、皮包等产品上经过长期使用已经具有一定的影响力，博格西尼发展公司使用被控侵权标识未超出原有使用范围，其商标先用权抗辩成立，遂判决驳回远程公司的诉请。远程公司不服一审判决，提起上诉，上海知识产权法院二审维持原判。

【评析】

在远程公司申请涉案注册商标之前，本案被告博格西尼发展公司并未在皮包产品上使用被控侵权标识，在皮包类产品使用在先商标的主体是博格西尼服饰公司，博格西尼发展公司作为博格西尼服饰公司的继受者，其是否有权主张商标先使用抗辩，涉及如何界定商标在先使用的主体范围。

一、商标在先使用制度的立法目的和价值

我国商标法第五十九条规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。立法者对于该条中的在先商标使用人的范围未作出进一步的限定，商标在先使用人本人在原有范围内继续使用商标自无异议，但商标受让人、被许可人以及商标权人的业务承继者是否有权主张商标在先使用抗辩，对于这一问题需要回到我国商标法设立商标在先使用制度的目的来进行判断。根据立法者的解释，设立商标在先使用制度是为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。但同时我国是以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度。[1]可见，设立商标在先使用制度并非是要赋予商标在先使用人与注册商标权人同等的权利，而是为了弥补商标注册制度的缺陷，适度维护商标在先使用人的利益。对于商标在先使用人本人之外的主体，其是否有权主张商标在先使用抗辩同样需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标在先使用人和注册商标专用权人之间进行利益平衡。

二、商标在先使用抗辩主体范围的界定

商标在先用使用人本人之外的主体主张先用权抗辩，一般包括商标被许可人、受让人以及在先商标使用人的继受者。对此分别评析如下：

1.关于在先使用商标的被许可人是否享有商标在先使用抗辩权

通常情况下，在商标注册人申请商标注册之后，在先商标使用人再进行商标许可，原则上被许可人无权再主张商标在先使用抗辩。理由在于：允许在先商标的被许可人主张商标在先使用抗辩，一方面将使得商标在先使用的主体范围无限扩大，市场上可能同时存在多个主体使用该商标，导致注册商标权人市场上的对抗力量增大，也使得注册商标权人在一定程度上丧失商标再许可他人的意义。另一方面，无条件的允许在先商标使用人进行许可，可能使其经营规模快速扩张，这种行为实质上规避了商标法要求在先商标使用人仅能在“原有范围”内继续使用其商标的规定，对注册商标专用权人的利益造成严重影响，与商标法限制在先商标使用人权利的立法目的不符。

2.关于在先使用商标的受让人和商标在先使用人的继受者是否享有商标在先使用抗辩权

我国商标法允许商标的单独转让，即不强制要求商标与营业一起转让。就商标的单独转让而言，可能会使得在先使用商标的经营范围或规模迅速突破原有范围，例如在先使用商标人的原有的经营规模有限，但该商标的受让人经营规模巨大，若允许商标单独转让的受让人对其受让商标主张先使用抗辩，则在一定程度上损害注册商标权的预期利益，影响注册商标制度的稳定。因此，在商标注册人申请注册商标之后，在先使用商标的受让人原则上不能主张商标在先使用抗辩。

但就商标在先使用人的继受人而言，则应允许其主张商标在先使用抗辩。理由在于：一方面，商标在先使用制度既是对善意的商标在先使用人利益的一种适度维护，也是对既存的商标市场秩序的一种维护。当商标在先使用人因各种原因不愿或无法继续经营时，如果不允许商标在先使用人的继受人主张在先使用抗辩，则可能导致市场上没有主体愿意继受在先商标使用人的业务，基于在先商标所积累的经营成果和商誉只能任由其自行消逝，这对商标在先使用人是极不公平的。另一方面，商标在先使用人的继受者本质上并不是对商标在先使用权的受让，而是对商标在先使用人实体业务的承继，在此情况下允许继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益。在综合考量注册商标权人利益和商标在先使用人利益的情况下，应当允许商标在先使用人的继受者主张商标在先使用抗辩。

从比较法上看，有些国家商标法明文规定，在先商标使用人的业务继受者享有商标在先使用抗辩权。例如日本商标法第三十二条规定，业务继承者享有商标在先使用权。也有一些国家商标法规定商标先用权的附条件转移，例如瑞士商标法规定商标继续使用的权利只能连同企业一同转；我国台湾地区公平交易法规定，对于相关消费者所普遍认知的商号、商标等商业标识，善意使用人连同其营业一并继受而使用。上述关于商标先用权转移要求在先使用人将商标和营业一并转让，本质仍是基于业务的继受而产生商标先用权的转移，而非单独的商标先用权转让。

本案中，在2014年博格西尼服饰公司注销后，2015由博格西尼发展公司与第一八佰伴公司续签《联销续签合同》，继续在原专柜从事经营活动。显然，在博格西尼服饰公司注销后，博格西尼发展公司承继了博格西尼公司的业务。如前所述，在先商标使用人的继受者享有商标在先使用抗辩权，故本案中博格西尼发展公司作为博格西尼服饰公司的继受者，其有权主张商标在先使用抗辩。

[1] 郎胜主编 《中华人民共和国商标法释义》 法律出版社2013年10月第1版 第113-114页