和汇公司诉王某某确认不侵害商标权纠纷案

——催告程序在确认不侵权之诉中的判断

 

【案情】

上诉人（原审被告）：王某某

被上诉人（原审原告）：和汇公司

涉案第7071430号“tanke”“坦克”组合商标由案外人杨某某于2008年11月24日申请，2010年8月王某某受让了在申请注册中的商标，2010年11月该商标被核准注册，核定使用商品为第9类安全头盔等。2014年10月11日，王某某委托律师向和汇公司发函指出和汇公司使用“坦克”的产品宣传行为构成侵权。同月，“淘宝网”接到法定代表人为杨某某的威爽公司有关和汇公司侵犯王某某商标权的投诉后，将和汇公司网上销售的头盔产品信息予以删除。和汇公司于2015年6月向一审法院提起诉讼，请求确认其在头盔产品等产品的销售、广告宣传及产品包装装潢上使用中文“坦克”不侵犯王某某享有的第7071430号注册商标专用权。

和汇公司于2014年8月25日曾对第7071430号商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，该委于2015年11月作出裁定，认为王某某在安全头盔等五项商品上注册争议商标构成对他人在先使用并有一定影响商标的抢注，裁定争议商标在安全头盔等五项商品上予以无效宣告。针对该裁定，王某某向北京知识产权法院提起行政诉讼，本案二审判决前，行政案件尚在审理中。

王某某一审答辩和二审上诉所提理由之一为：和汇公司没有书面催告王某某行使诉权，和汇公司启动不侵权之诉不具备法定条件。

 

【审判】

一审法院经审理认为，王某某在发出警告后的合理期限内未撤回警告，也未提起过相关商标侵权诉讼，致和汇公司行为是否构成商标侵权处于不确定状态，和汇公司提起确认不侵权诉讼符合相关法律规定，鉴于和汇公司提供的证据可以证明在涉案商标申请注册前，中文“坦克”对应于“tanked”的使用已经形成并已基本固定，中文“坦克”在这对应使用中也由此产生了一定的影响力，故王某某无权禁止和汇公司在原有范围内的使用。因此，判决确认和汇公司对其头盔产品在我国境内的业务合同和宣传推广上使用“坦克”不侵害王某某享有的第7071430号注册商标专用权。

二审法院经审理认为，王某某不仅委托律师向和汇公司发出警告函，“淘宝网”于同月也收到了有关投诉，该网站因此将涉嫌侵权商品信息予以删除，和汇公司在收到警告且其被控侵权商品网上销售受到实际影响长达近8个月之后，才向一审法院提起本案诉讼。王某某虽然向一审法院提出和汇公司没有进行书面催告的答辩意见，但其在一审审理过程中以和汇公司为被告另案提起侵权之诉的行为，说明其并无撤回侵权警告的意思表示，此后王某某又申请撤回侵权之诉的行为，使和汇公司是否构成侵权仍处于不确定状态，在此情况下，一审法院继续审理本案并无不当。和汇公司对中文“坦克”的在先使用并积累了一定影响力系有证据证明的客观事实，一审法院判决确认和汇公司对其头盔产品在我国境内的业务合同和宣传推广上使用中文“坦克”不侵害王某某享有的第7071430号注册商标专用权，具有事实和法律依据。因此，判决驳回上诉，维持原判。

 

【评析】

确认不侵害知识产权纠纷是指行为人受到了来自特定知识产权权利人的侵权警告，而权利人并未在合理期限内依照法定程序请求人民法院解决有关争议之影响，行为人以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。主要包括确认不侵害专利权纠纷、确认不侵害商标权纠纷和确认不侵害著作权纠纷。

对于该类纠纷的起诉或受理条件，迄今为止仅在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条作了明确且严格的限定，即：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”最高人民法院（2011）民提字第48号民事裁定书的裁定理由中明确上述司法解释规定的原则，应适用于涉及其他类型知识产权所提起的确认不侵权之诉。从该规定来看，提起确认不侵权之诉应履行事先书面催告权利人行使诉权的程序，该程序的设定，是为了防止被警告人随意提起确认不侵权之诉，尽可能引导当事人通过侵权诉讼解决争议，在通过书面催告方式确定权利人在合理期限内不启动纠纷解决程序时，才赋予被警告人提起确认不侵权之诉的诉权。

本案中，被警告人在提起确认不侵权之诉前并未书面催告权利人行使诉权。一审法院以权利人在发出警告后的合理期限内未撤回警告，也未提起过相关商标侵权诉讼，致被警告人行为是否构成商标侵权处于不确定状态为由，认定王某某有关和汇公司起诉不符合法定条件的辩称意见不成立，然该判决理由并未就法定受理条件中催告程序的缺失是否影响案件的受理作出回应。二审法院充分注意到王某某针对受理条件中的催告程序所提出的异议，也关注到和汇公司在收到警告函后近8个月才提起诉讼，从该期间来看，王某某委托律师向和汇公司发出警告后，并未积极通过侵权诉讼寻求争议的解决，存在怠于诉讼之嫌，但王某某在和汇公司提起确认不侵权之诉时，是否还坚持其对和汇公司发出的侵权警告尚难作出判断。二审法院遂围绕确认不侵权之诉受理条件规定的立法本意，综合多方面因素认定在本案中被警告人未履行催告义务不影响一审法院对案件的继续审理与判决，相关因素包括被警告人在“淘宝网”上的销售受到实质影响长达数月、权利人应诉后另案提起侵权之诉说明无撤回侵权警告的意思表示、权利人在本案尚未审结前申请撤回侵权之诉的行为使被警告人是否构成侵权处于不确定状态。本案较好地运用了确认不侵权之诉受理法定条件的规则，保证了当事人之间的利益平衡，对于同类案件具有一定的示范意义。

 

案例索引

一审：上海市黄浦区人民法院（2015）黄浦民三(知)初字第75号

合议庭成员：金  滢  王维佳  刘美琳

二审：上海知识产权法院（2016）沪73民终207号

合议庭成员：刘  静  吴盈喆  范静波

 

案例编写人：刘  静