康成投资公司诉大润发公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

 

【案情】

原告：康成投资公司

被告：大润发公司

原告是知名连锁超市“大润发”（商标注册号5091186号）的商标权人。自1998年在上海开设第一家大型超市以来，截至2015年6月已在中国大陆地区成功开设318家综合性大型超市，拥有十万多名员工，每天为三百多万位顾客提供服务。被告成立于2014年10月，经营范围包括日用百货等，先后成立武汉分公司、武宁分公司，并对外开展特许加盟。被告因通过公司网站、招商文书、宣传画册等多种方式，突出使用“大润发”字样进行宣传，让公众对产生误认，先后受到两次行政处罚。

原告诉称，“大润发”商标已成为原告享有的驰名商标。被告擅自将自己命名为“大润发投资有限公司”，并在经营中使用上述名称，构成在企业名称中使用原告驰名商标的不正当竞争行为；此外，被告在其网站以及实际经营宣传中突出使用原告“大润发”商标以及将“大润发”和“DRF”组合使用，意图混淆消费者，亦侵害原告的商标权。鉴于被告侵权行为恶劣，应当给予惩罚性赔偿。故请求判令：1.被告立即停止在企业名称中使用“大润发”字样；2.被告立即在经营中停止使用“大润发”、“DRF”等字样；3.被告在《解放日报》、《中国知识产权报》主页上刊登声明，消除影响；4.被告向原告赔偿经济损失人民币500万元，以及为制止侵权行为所支付的合理开支10.5万元。

被告辩称，首先，被告成立之初确实存在突出使用“大润发”字样的行为，为此，被告及加盟店也受到行政处罚，被告已经按照行政处罚的要求进行了整改，已不存在侵害原告商标权行为，无需在报纸上刊登声明消除影响。至于是否构成不正当竞争，由法院判定；第二，原告享有的“大润发”商标并不属于驰名商标。原告进行的广告宣传的程度、时间和资金投入都不符合驰名商标的认定条件；第三，原告主张的赔偿金额没有依据。被告的侵权时间短，没有对原告造成严重影响。原告的收入及利润也没有因此减少。被告开设的店铺一直处于亏损状态，并未获益，不能根据原告的营业收入推算被告的营业收入。第四，原告主张的公证费无异议，但律师费过高。综上，被告请求法院驳回原告的诉讼请求。

 

【审判】

上海知识产权法院经审理认为，被告在经营中使用“大润发”等被控侵权标识的行为侵害了原告主张的涉案商标权。被告明知原告已经注册使用涉案商标的情况下，仍然在企业名称中使用与涉案商标相同的字号，即使规范使用，仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与原告之间存在关联关系的混淆和误认，故被告将“大润发”作为字号使用的行为构成对原告的不正当竞争。被告实施的行为满足“恶意侵犯商标权，情节严重”的要求，但由于本案无法按照原告的损失、被告的获利以及涉案商标的许可使用费确定赔偿数额，故计算惩罚性赔偿数额基础的“上述方法确定数额”并不存在，进而惩罚性赔偿数额亦无法确定。但作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，应兼具补偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告的主观恶意作为考量因素之一。因此，在确定法定赔偿时将对原告惩罚性赔偿的诉请酌情予以考虑。故判决被告停止对原告商标权的侵害、停止在企业名称中使用“大润发”字样，并为原告消除影响、赔偿经济损失300万元。一审判决后，被告不服，提起上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

 

【评析】

本案系典型的企业名称侵害商标权的案件，其中对于企业名称侵害商标权不正当竞争纠纷中是否有必要认定驰名商标以及侵权民事责任的分析和判断，对于今后类似案件的审理具有一定的借鉴意义。

1.驰名商标认定的必要性考量

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项的规定，对于以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。本案中，原告便依据上述规定主张被告擅自将原告驰名商标“大润发”登记为企业名称，构成不正当竞争，请求法院认定其商标为驰名商标。

根据上述规定，并不是所有涉及企业名称权与商标权权利冲突的案件，都需要以认定所涉商标为驰名商标为前提，只有确有必要的，才需要认定所涉商标为驰名商标。“确有必要”的情形，应指被控侵权企业所从事的行业与所涉商标核定的商品范围不相同或不类似时。本案中，原告“大润发”商标核定使用的范围包括大润发公司所从事的超市业务，被告从事的业务领域与“大润发”商标属于相同服务范围内，故本案并无必要认定“大润发”商标为驰名商标。

2.停止侵权民事责任的适用

本案中，法院综合考虑“大润发”商标的使用时间、原告的经营规模、销售额、市场排名等因素，认定“大润发”商标在被告注册成立时已经成为相关行业内具有较高知名度的商标。作为经营同类业务的竞争者，被告在明知原告已经注册使用“大润发”商标的情况下，仍然在企业名称中使用与“大润发”商标相同的字号，主观上攀附“大润发”商标知名度的不正当竞争意图十分明显。而基于“大润发”商标的高知名度，被控企业名称即使规范使用，仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与原告之间存在关联关系的混淆和误认，故被告将“大润发”作为字号使用的行为构成对原告的不正当竞争。

在构成不正当竞争的情况下，被告应当承担停止侵权的民事责任。但就企业名称中擅自使用他人商标而言，如何承担停止侵权的民事责任，实践中并不统一。我们认为从更有利于执行的角度，判决停止将原告商标作为字号使用更有利于后续的执行。因为变更企业名称的前提是被告必须提供用以替代的名称，如果被告拒不提供，原告申请强制执行时，便会遇到困境。而且停止使用包含原告商标的企业名称，并不一定要变更，被告也可能直接注销相关的企业。因此，本案判决停止侵权的方式是立即停止使用包含“大润发”字样的企业名称，而非要求被告变更企业名称中的字号。

3.法定赔偿对惩罚性赔偿的补充适用

根据商标法第六十三条第一款的规定，大润发公司实施的行为满足“恶意侵犯商标权，情节严重”的要求，但由于惩罚性赔偿的计算基数是原告的损失、被告的获利或者涉案商标的许可使用费，但本案中上述方法均无法适用，故计算惩罚性赔偿数额基础的“上述方法确定数额”并不存在，进而惩罚性赔偿数额亦无法确定。但既然商标法已经规定惩罚性赔偿，说明商标损害赔偿制度应当遵循填补损失和惩罚侵权的双重目标，作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，同样应兼具补偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告的主观恶意作为考量因素之一。因此，法院在确定法定赔偿时将对被告的侵权恶意予以考虑，结合原告商标的知名度等因素，法院判令被告承担300万元的赔偿。

 

案例索引

一审：上海知识产权法院（2015）沪知民初字第731号

合议庭成员：何  渊  凌宗亮  范静波

二审：上海市高级人民法院（2016）沪民终409号

合议庭成员：王  静  陶  冶  曹闻佳

 

案例编写人：凌宗亮