大创公司诉百勤公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
——恶意提起知识产权诉讼行为的认定标准
【案情】
原告：大创公司
被告：百勤公司
被告：鑫百勤公司
百勤公司系名称为“散装饲料罐”的实用新型专利的专利权人，专利号为ZL200620114854.3。鑫百勤公司系名称为“适用于饲料螺旋叶片输送装置的中间支承机”的实用新型专利的专利权人，专利号为ZL201220575497.6。鑫百勤公司为被告百勤公司的全资子公司，百勤公司许可鑫百勤公司实施其“散装饲料罐”实用新型专利权。
2015年1月12日，鑫百勤公司以大创公司销售的散装饲料罐侵犯其上述两项实用新型专利权，向法院提起2015沪知初字第13号案件(以下简称13号案)诉讼。大创公司在法定答辩期限内向专利复审委提出了对上述两项专利的无效宣告申请。
审理中，鑫百勤公司认可其在13号案诉讼期间向工信部反映了大创公司侵犯其知识产权的事实。
2015年9月11日工信部工外函（2015）1530号关于台企大创精密装备安徽有限公司请求依法审核项目申请事的复函载明：“上海市第一中级人民法院判决:一种等径变螺距蛟龙输送散装饲料设备实用新型专利权归原告鑫百勤公司所有,该装置属散装饲料运输车专用装置.根据我部<专用汽车和罐车生产企业及产品准入管理规则>第六条专用车产品许可条件第3款"专用车产品未侵犯他人知识产权"的规定,我部未批准大创公司准入许可。……公示期间及之后，鑫百勤公司多次给我部来信、来电，反映大创公司侵犯其公司知识产权，要求我部不能批准大创公司的准入许可。……2015年4月7日，我们邀请双方和相关地方经信部门召开了大创公司准入问题协调会。会议议定：关于散装饲料运输车辆产品，鑫百勤公司拥有相关装置专利权，双方存在知识产权纠纷，等法院裁定后再定。”
国家知识产权局办公室关于大创精密装备（安徽）有限公司有关知识产权问题意见函（国知办函办字【2016】295号）载明： “来函附具了关于第201220592644号、第200620114854号、第201220575497号实用新型专利的《专利复审委员会审查决定书》。经查，专利复审委员会对上述专利已作出宣告专利权全部无效的无效宣告请求审查决定，由于上述决定尚处于诉讼期货诉讼程序当中，因此上述决定尚未形成终局决定。”
2015年9月18日，专利复审委出具第26980号无效宣告请求审查决定书，认为涉案专利不具备创造性,宣告专利号为ZL200620114854.3，名称为“散装饲料罐”的实用新型专利权无效。2015年6月25日，专利复审委出具第26224号无效宣告请求审查决定书，认为涉案专利不具备创造性,宣告专利号为ZL201220575497.6，名称为“适用于饲料螺旋叶片输送装置的中间支承机”的实用新型专利权无效。后鑫百勤公司于2015年10月26日向本院申请撤回13号案件的起诉，本院于2015年 10月28日裁定准许。
审理中，原被告均认可双方之间存在多起知识产权权属纠纷及知识产权侵权纠纷。
大创公司认为，两项专利使用的技术均为公知技术，百勤公司和鑫百勤公司滥用知识产权，利用非正常专利申请取得实用新型专利，并恶意提起知识产权诉讼，致使大创公司至今未获散装饲料车生产资质，两年来无法正常经营，严重侵害了大创公司的合法权益，给大创公司造成了巨大的经济损失。据此向上海知识产权法院起诉，请求法院判令：一、确认被告为恶意提起知识产权诉讼；二、被告赔偿因其恶意提起知识产权诉讼导致的原告经济损失90万元；三、被告赔偿原告合理费用1元。
百勤公司、鑫百勤公司辩称：第一，专利复审委员会宣告被告两项专利无效的理由是不符合“创造性”而非“新颖性”，可见百勤公司、鑫百勤公司两项实用新型专利所涉技术不属于现有技术，因而不是原告所谓的“恶意”申请专利；第二，百勤公司、鑫百勤公司享有的专利权是合法取得的，享有法律规定的诉权；在收到两项专利无效宣告请求审查决定书后，百勤公司、鑫百勤公司及时撤诉，没有恶意诉讼；第三，大创公司未能举证证明其没有获得工信部颁发的生产资质是由于13号案件诉讼造成的。第四，大创公司未能举证证明其因无法取得生产资质导致的实际损失。百勤公司、鑫百勤公司请求驳回大创公司的全部诉讼请求。
【审判】
上海知识产权法院经审理，从以下几方面认定是否构成恶意提起知识产权诉讼的行为：
首先， 13号案件所涉及的两项专利虽然被专利复审委员会宣布全部无效,但是该无效决定书载明的理由均是涉案专利不具有创造性,而非涉案专利不具有新颖性,且原告提供的证据不足以证明两专利技术在申请时即属于现有技术，亦不足以证明百勤、鑫百勤公司是在明知专利技术为现有技术的情况下恶意申请了两项专利。
其次，鑫百勤公司在提起侵害实用新型专利权纠纷案件诉讼时，其据以主张权利的“散装饲料罐”和“适用于饲料螺旋叶片输送装置的中间支承机构”的实用新型专利已获得国家知识产权局授权，并处于有效状态。鑫百勤公司依据合法有效的专利权起诉原告有正当理由，应视为对诉权的合法行使，且在国家知识产权局作出无效宣告的决定后，鑫百勤公司即向法院提交了撤回起诉的申请。原告提供的证据亦不足以证明鑫百勤公司提起13号案件专利侵权诉讼具有恶意。
再次，鑫百勤公司在提起13号件案后，向工信部反映了大创公司侵犯其知识产权的情况，但该行为本身并不存在违法之处，不能表明鑫百勤公司具有恶意诉讼的目的，毕竟是否给予大创公司相关产品的准入许可是由工信部经过审查、核实后决定的。根据工信部工外函记载可见工信部不予批准大创公司散装饲料车产品的准入许可的原因是由于双方之间存在多起知识产权权属纠纷及侵权纠纷，而并非完全基于13号案件。由于相关案件法院仍在审理中，工信部暂缓大创公司相关产品的准入。此外，鑫百勤公司于2015年10月即向法院撤回了13号案件的起诉，至今已有一年多的时间，而大创公司仍没有获得散装饲料车的生产资质，退一步讲，即使大创公司今后获得了相关准入许可，已与13号案件撤诉时间相距甚远，故法院认为，现有证据不足以证明大创公司未获得相关产品的准入许可与鑫百勤公司提起13号案件有因果关系，大创公司所主张的其因13号案件导致工信部未批准大创公司散装饲料车生产资质的主张不能成立。
上海知识产权法院作出一审判决：驳回大创公司的全部诉讼请求。
一审判决后，双方当事人均未上诉，案件已经生效。
【评析】
侵权行为者乃因故意或过失不法侵害他人之权利或利益，而应负损害赔偿责任之行为也。[1]恶意诉讼是指当事人故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，从而为自己谋取不正当利益的诉讼行为。[2]知识产权人欲获取不法利益，在缺少正当理由和根据的情形下提起诉讼，造成诉讼相对人的利益损失，诉讼相对人可以获得对于知识产权人的损害赔偿请求权。因此，知识产权恶意诉讼是一种民事侵权行为。
恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷是2011年最高人民法院修改案由中新增的一种案由类型。恶意诉讼属于滥用诉权的一种主要表现，在现实生活中屡见不鲜。理论上，恶意诉讼不仅会发生在知识产权领域，在其他民事诉讼甚至刑事诉讼和行政诉讼中也会发生。但是，由于知识产权的无形性和作为竞争手段的工具性，实践中容易以所谓行使知识产权的名义恶意提起诉讼，越来越多的人呼吁要对此现象加以规制。我国目前对于恶意诉讼没有明确的法律规定，但并非完全没有法律依据。《民法通则》第106条第2款关于侵权的一般性规定也可以适用于恶意提起知识产权的侵权行为，该条规定：“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。”此外，《专利法》第47条第2款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权判决、调解书、已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失应当给予赔偿。”该条虽对恶意诉讼的专利权人规定了一定程度的惩罚措施，然而其作用仍比较有限，没有明确的给予专利恶意诉讼的受害人主动救济的渠道。在2008年第三次修改专利法时，曾经试图把恶意诉讼的构成要件单独写一条，《专利法第三次修改草案建议稿》第A10条2款规定：“专利权人明知其获得的专利技术或者设计属于现有技术或现有设计，恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的，被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”但因为恶意难以从文字上准确界定，该条规定最终未被采纳，从而给司法实践留下空间。
在知识产权恶意诉讼的认定方面，可以参照民事侵权责任的构成要件进行分析。目前对于民事侵权责任的构成要件，我国学界普遍赞同的是四要件说，即可归责之意思状态、违法性之行为、损害之发生、行为与损害之因果关系四个方面[3]。
首先，要特别强调的是知识产权恶意诉讼的主观要件，即恶意的认定。一般说来，侵权行为构成的可归责意思状态包括故意或过失，然而知识产权恶意诉讼在意思状态方面具有特殊性，表现在：其一，权利人对于诉讼缺少法律和事实依据是明知的；其二，权利人期待通过诉讼程序，直接干扰商业上的竞争者，造成对方的利益损失。有观点认为，知识产权恶意诉讼者的过错还应包括重大过失，例如我国澳门《民事诉讼法》第385条的规定[4]。笔者对此不予认同，理由在于：一方面，诉权在现代法治社会被认为是第一制度性权利，是公民保障其各项权利的最后屏障，对其限制应当慎之又慎；另一方面，由于社会发展和法律法规的更新，诉讼已成为一项专业技能，公民的法律意识和诉讼能力仍处于萌芽阶段，要求当事人因过失承担滥诉的责任与社会发展的现状不符。笔者认为，知识产权恶意诉讼在可归责的意思状态方面相较于故意有更为严重的过错，应当界定为恶意，不应当包含重大过失，以免损害到正当行使诉权的当事人的合法利益，抑制其行使诉权的积极性。“恶意”作为最严重的一种可归责的意思状态，其构成必须是直接故意，并且还要求行为人对禁止性法律或者他人合法利益处于一种漠视的态度。[5]由于恶意是人的一种主观动机，因此其在司法实践中认定较为困难。笔者认为，判断当事人是否恶意提起知识产权诉讼，关键在于当事人是否明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据，是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。
其次，关于违法性行为，知识产权恶意诉讼的违法性并非在于提起诉讼本身，因为提起诉讼是当事人享有的基本权利，其违法性主要体现在诉讼的提起在客观上不存在任何可成立的基础。知识产权人提起侵权诉讼的权利是否合法有效是判定有无客观基础的关键。比如专利申请过程中专利权人是通过向专利局欺诈取得的专利权，或是使用已经无效的过期专利，或者隐瞒影响客观合理基础理由成立的其他信息的，均可以认为无客观基础的理由。事实上，知识产权恶意诉讼的客观行为与主观恶意的心里状态之间是紧密联系的，一方面，客观行为的基础都是一定的主观心理状态，是行为人某种主观心理的反映；另一方面，某些客观行为又可以直接作为判断主观心理状态的依据。因此认定知识产权恶意诉讼的侵权责任，不能拘泥于行为的形式是否合法，而应更深层次的考量行为人行使的诉权有无合法依据或合理的诉讼理由。
具体到本案，从形式上讲，鑫百勤公司在提起侵害实用新型专利权纠纷案件诉讼时，其据以主张权利的“散装饲料罐”和“适用于饲料螺旋叶片输送装置的中间支承机构”的实用新型专利已获得国家知识产权局授权，并处于有效状态。鑫百勤公司依据合法有效的专利权起诉原告有正当理由，应视为对诉权的合法行使。大创公司认为鑫百勤公司对诉权的形式缺乏合法的依据，并提供了一系列证据证明鑫百勤公司在明知涉案专利技术为现有技术的情况下恶意申请专利。然而，13号案件所涉及的两项专利虽然被专利复审委员会宣布全部无效,但是该无效决定书载明的理由均是涉案专利不具有创造性,而非涉案专利不具有新颖性,且经审查，法院认为大创公司提供的证据不足以证明两专利技术在申请时即属于现有技术，亦不足以证明百勤、鑫百勤公司是在明知专利技术为现有技术的情况下恶意申请了两项专利。在国家知识产权局作出无效宣告的决定后，鑫百勤公司即向法院提交了撤回起诉的申请。故大创公司提供的证据不足以证明鑫百勤公司提起13号案件专利侵权诉讼具有恶意。
在恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷中，还要考虑损害结果和因果关系。所谓的损害结果，是指知识产权人通过恶意诉讼行为给相对人带来的不利影响，包括直接财产损害、间接财产损害以及企业信誉或形象上的不良影响等。知识产权恶意诉讼本质上是侵权行为的一种，因此其成立同样要求违法行为和损害结果之间具有因果关系。需要明确的是，此类侵权行为，相对人所受到的侵害并非由行为人的违法行为直接造成，而是行为人利用诉讼的方式通过法院的否定性评价使相对人的合法权益间接的遭受损害。本案中，原告主张其损害在于鑫百勤公司在提起13号件案后，向工信部反映了大创公司侵犯其知识产权的情况，因此工信部未予批准大创公司相关产品的准入资格。法院认为，根据工信部工外函记载可见工信部不予批准大创公司散装饲料车产品的准入许可的原因是由于双方之间存在多起知识产权权属纠纷及侵权纠纷，而并非完全基于13号案件。由于相关案件法院仍在审理中，工信部暂缓大创公司相关产品的准入。此外，鑫百勤公司于2015年10月即向法院撤回了13号案件的起诉，至今已有一年多的时间，而大创公司仍没有获得散装饲料车的生产资质，退一步讲，即使大创公司今后获得了相关准入许可，已与13号案件撤诉时间相距甚远，故法院认为，现有证据不足以证明大创公司未获得相关产品的准入许可与鑫百勤公司提起13号案件有因果关系，大创公司所主张的其因13号案件导致工信部未批准大创公司散装饲料车生产资质的主张不能成立。
案例索引
一审：上海知识产权法院（2015）沪知民初字第682号
合议庭成员：徐燕华 易 嘉 杨馥宇
案例编写人：杨馥宇
[1] 郑玉波著：《民法债编总论（修订二版）》，中国政法大学出版社，2004年版，第115页。
[2] 汤维建：《恶意诉讼及其防治》，载陈光中主编《诉讼法理论与实践》（2002年民事、行政、诉讼法学卷），中国政法大学出版社2003年版，第331页。
[3] 史尚宽著：《债法总论》，中国政法大学出版社2000年版，第115页。
[4] 澳门《民事诉讼法》第385条规定： “一、当事人出于恶意进行诉讼者，须判处罚款。二、因故意或严重过失而作出下列行为者，为恶意诉讼人：a)提出无依据之主张或反对，而其不应不知该主张或反对并无依据；b)歪曲对案件裁判属重要之事实之真相，或隐瞒对案件裁判属重要之事实；c)严重不履行合作义务；d)以明显可受非议之方式才哟个诉讼程序或诉讼手段、已达致违法目的，或妨害发现事实真相、阻碍法院工作，或无充分理由而拖延裁判之确定。”
[5] 张新宝著：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社2007年版，第443页。