美题隆精密光学（上海）有限公司诉扬州吉新光电有限公司、周某某、钱某某专利权权属纠纷案

——职务发明相关性的认定标准

 

【案情】

周某某、钱某某均系美题隆精密光学（上海）有限公司（以下简称美题隆公司）前员工，分别系主任工程师和销售经理，后分别于2013年12月、2012年12月离职。原告公司在周某某任职期间进行了荧光粉色轮技术研发，其中涉及的多扇区荧光粉色轮系在一个基板上涂布不同颜色的荧光粉色段，多段式荧光粉环系在单个衬底上将含有不同荧光粉的段组装成环，周某某在该技术研发中具有重要地位。

扬州吉新光电有限公司（以下简称吉新公司）成立于2013年10月，法定代表人系周某某父亲，周某某为吉新公司提供技术支持，钱某某与吉新公司属间接财务投资关系。涉案发明专利“一种荧光粉色轮及其制作方法”申请日为2014年2月，专利权人吉新公司，申请时列的发明人为周某某、钱某某、杨某某、周某荣，涉及多扇片荧光粉色轮的制作，主要发明点在于将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整的圆形基板。庭审中被告确认涉案专利系构想型专利，钱某某系发明主要构想人，周某某提供数据支持，周某荣与杨某某对涉案专利均无技术贡献。

美题隆公司向法院起诉，认为涉案专利系周某某、钱某某在原告处的职务发明，请求确认专利权归原告所有。

 

【审判】

上海知识产权法院经审理后认为，涉案专利申请日距钱某某离职已超一年，且无证据证明专利技术与钱某某在原告处承担的本职工作或者单位分配的任务有关，不能认定为钱某某的职务发明。周某某在原告公司荧光粉色轮技术研发中具有重要地位，而涉案专利申请日距周某某离职尚未超过一年。此外，在案证据确未显示原告公司的荧光粉色轮技术涉及多片扇形基板的拼装技术，但涉案专利技术与原告的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决的技术问题相同，均是实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，所涉及的原材料如铝基板、玻璃基板、荧光粉等也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定涉案专利技术与周某某在原告处的本职工作具有较强的相关性。另外，周某某系专利申请时列的第一发明人，被告确认专利申请时列的两个发明人周某荣、杨某某对涉案专利均无技术贡献。

上海知识产权法院判决，确认涉案发明专利权归原告美题隆精密光学（上海）有限公司所有。

吉新公司、周某某、钱某某不服，提起上诉，上海市高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。

 

【评析】

职务发明认定关涉发明人与公司之间的利益平衡，尤其是离职员工再就业能力与公司利益保护之间的平衡。本案即系一起典型的职务发明纠纷案件，美题隆公司主张吉新公司申请的专利系其前员工的职务发明，案件争议焦点和审理难点均在于诉争专利技术与发明人本职工作相关性的认定。

一、本案观点的分歧

本案核心争议是涉案专利技术能否认定为周某某的职务发明，也即涉案专利技术与周某某本职工作是否具有相关性。对此，存在两种分歧观点：

一种观点认为，虽然职务发明相关性认定标准无需采用专利侵权判断中的技术特征相同或等同标准，但仍应考虑涉案专利技术的发明点在本职工作中是否已有体现。本案涉案专利所涉技术领域较为成熟，而专利发明点在原告公司技术中未有体现，两者具体技术特征亦存在较大差异，不应认定具有相关性。

另一种观点认为，职务发明相关性认定标准无需采用专利授权意义上的创造性标准，只要综合所属技术领域、解决技术问题、具体技术手段等因素判断两者具有一定程度的关联性即可。本案两者技术所属技术领域相同，旨在解决技术问题相同，涉及原材料也基本相同，技术工艺亦具有一定的传承性，应认定具有相关性。

二、职务发明相关性的认定标准

职务发明认定依据的法条主要是《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条，实践中适用分歧较大的是《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项的规定，也即退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。该条文系公司主张离职员工职务发明的主要依据，也系职务发明相关性认定的法律依据。从条文本身来看，其采用的是“有关”的表述，文字内涵较为宽泛，此后亦未有相关规定对“有关”进行解释，由此导致了实践中理解的分歧。对此，可从以下几个方面去把握相关性认定：

一是区别于技术特征相同或等同标准。前员工的职务发明规制的是员工离职后利用其掌握的原单位的技术成果完成新的发明创造，鉴于发明创造完成需要一定的时间跨度，立法对1年时间的规定已经体现了价值选择的结果，而技术特征相同或等同标准需进行全部技术特征比对，要求全部技术特征在原单位的技术成果中均有体现，无疑系对“有关”内涵的重大限缩。同理，创造性标准要求发明创造的主要发明点在原单位的技术成果中已有体现，亦是对“有关”内涵在质和量上的限缩。

二是区别于领域功能效果标准。员工的本职工作均与一定的技术工作相关，而技术领域相同、解决问题相同、功能效果相同的发明创造在具体技术方案上可能差异巨大，无需进行技术比对而简单适用领域功能效果标准实质上完全脱离了具体技术内容，容易扩大“有关”的内涵，进而不合理限制离职员工的再就业。

三是技术方案相关标准的适用。发明创造的实质系具体技术方案，技术方案相关标准实质上系对领域功能效果标准的进一步限缩，要求对两者的技术方案进行比对，判断两者的技术差距有多大，在技术方案上是否具有传承性等，而非简单判断两者的领域功能效果，同时其又低于创造性标准，无需囿于专利发明点的限制。

四是兼顾非员工发明人。当单位主张职务发明的发明创造具有多个发明人，其中即有单位前员工，又有非员工时，应注意非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性。如非员工发明人同时具有该领域较强的技术研发能力，而专利技术与原单位技术存在较大差异的情况下，不能简单认定专利技术构成原单位的职务发明。

本案中，涉案专利涉及多扇片荧光粉色轮制作，以实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，主要发明点在于将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整的圆形基板，该发明点在原告单位技术中确未体现。但该技术与原告的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决技术问题相同，涉及原材料也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该差别亦具有一定传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定具有相关性。结合周某某系涉案专利申请时列的第一发明人，另三个发明人并无涉案专利技术领域的研发背景，故认定涉案专利系周某某在美题隆公司的职务发明。

 

案例索引

一审：上海知识产权法院（2016）沪73民初782号

合议庭成员：胡宓、陈瑶瑶、张艳培

二审：上海市高级人民法院（2017）沪民终281号

合议庭成员：王静、陶冶、曹闻佳

 

案例编写人：陈瑶瑶