拉菲罗斯柴尔德酒庄诉

上海保醇实业发展有限公司等侵害商标权纠纷

——类推适用方法在未注册驰名商标侵权赔偿中的适用

 

【案情】

原告拉菲罗斯柴尔德酒庄是世界闻名的葡萄酒制造商，在中国消费者群体中具有极高的知名度。1997年10月28日，原告在葡萄酒商品上的“LAFITE”商标在中国获准注册。“拉菲”作为“LAFITE”的音译，经过在中国的大量宣传和使用，已经与原告以及其所生产的葡萄酒商品形成稳定的、唯一的对应关系。2015年5月，原告发现被告上海保醇实业发展有限公司（以下简称保醇公司）、保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称保正公司）在进口、销售原告所产葡萄酒的同时，自2011年起持续进口、销售带有“CHATEAU MORON LAFITTE”“拉菲特庄园”标识的葡萄酒，且保正公司故意为保醇公司的侵权行为提供物流、仓储等便利条件。原告认为,涉案葡萄酒酒瓶瓶贴正标上使用的“CHATEAU MORON LAFITTE”与“LAFITE”商标构成近似；背标上使用的“拉菲特”，与中国消费者广为知晓的“LAFITE”商标的音译“拉菲”构成近似。鉴于侵权行为发生时“拉菲”还未被核准注册，故“拉菲”应被认定为未注册驰名商标。两被告的行为共同侵犯了拉菲酒庄就涉案注册商标“LAFITE”和未注册驰名商标“拉菲”享有的合法商标权益，应承担连带赔偿责任。因此，原告提起诉讼，请求法院判令两被告停止侵权、在《中国工商报》上刊登声明消除影响，并连带赔偿原告经济损失以及为制止侵权行为支付的合理支出共计人民币500万元。

被告保醇公司、保正公司共同辩称：1.“拉菲”远未达到未注册驰名商标的程度，原告要求认定“拉菲”为驰名商标的主张不能成立，法院对此不应亦没有必要予以认定。2.被诉侵权葡萄酒瓶贴上使用的“CHATEAU MORON LAFITTE”商标是法国的有效注册商标，该商标与涉案注册商标“LAFITE”既不相同也不近似，不会使消费者对商品的来源产生混淆，故不构成对“LAFITE”商标权的侵犯。3.保正公司仅为保醇公司提供运输和仓储服务，两被告的业务完全独立，保正公司不存在侵权行为。4.即使法院认定保醇公司构成侵权，因其实际销售的被诉侵权商品仅为6,394瓶,销售亦主要以批发为主，扣除税收、仓储费用、销售成本等，获利极其有限，原告主张的赔偿金额过高。综上，两被告请求法院驳回原告的诉讼请求。

 

【审判】

上海知识产权法院经审理认为，本案被诉侵权行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，故对于与“拉菲”有关的被诉侵权行为是否成立的相关判断必须以“拉菲”在被诉侵权行为发生时是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，本案中有必要对“拉菲”是否属于未注册驰名商标予以认定。根据本案相关事实，足以证明我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标，并且“拉菲”已经与“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系，在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓，“拉菲”可以被认定为未注册驰名商标。

被诉侵权葡萄酒酒瓶瓶贴正标上突出使用的“MORON LAFITTE”标识在我国侵犯了原告的“LAFITE”注册商标专用权，保醇公司在酒瓶瓶贴背标上使用的“拉菲特”标识侵犯了原告未注册驰名商标“拉菲”的商标权利。保醇公司进口并销售侵权葡萄酒的行为构成商标侵权，且主观恶意明显。保正公司明知保醇公司的侵权事实，仍为其提供物流、仓储等便利条件，构成帮助侵权。因此，两被告依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。

关于侵权赔偿数额。根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十六条第二款的规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。而本案侵权行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，商标法及其相关司法解释虽未规定未在我国注册的驰名商标受侵害时可以获得赔偿，但保醇公司对“拉菲特”标识的使用主观恶意明显，结合上述商标法第三十六条第二款规定的立法本意以及对未注册驰名商标的侵害确实也给权利人造成损失的实际情况，本案中两被告应自其侵权行为发生时起根据商标法的相关规定对原告予以赔偿。鉴于原告因被侵权所受到的实际损失、两被告因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费均难以确定，故法院结合原告未注册商标的驰名程度及其显著性、两被告实施侵权行为的主观恶意、两被告的侵权持续时间、侵权规模、侵权葡萄酒的销售情况、进口单价与销售价格之间的差价，以及原告为本案诉讼所支出的合理费用等因素，酌情确定经济损失及合理费用的赔偿数额。

上海知识产权法院作出判决：一、两被告立即停止对原告享有的第1122916号“LAFITE”注册商标专用权的侵害；二、两被告立即停止使用与“拉菲”近似的“拉菲特”标识；三、两被告应于判决生效之日起三十日内在《中国工商报》上刊登声明，消除因商标侵权行为对原告造成的影响；四、两被告应于判决生效之日起十日内共同赔偿原告包括合理费用在内的经济损失人民币200万元；五、驳回原告的其余诉讼请求。

一审判决后，各方当事人均未提起上诉。

 

【评析】

本案系上海法院首例认定未注册驰名商标的案件，主要涉及未注册驰名商标认定必要性的判断、认定标准，以及侵害未注册驰名商标是否承担赔偿责任等问题。本案除了对“拉菲”商标属于未注册驰名商标作出准确认定外，在我国商标法及相关司法解释并未规定未注册驰名商标受侵害时可以获得赔偿的情况下，类推适用商标法第三十六条关于恶意使用准予注册前的商标应当赔偿的规定，判决恶意使用未注册驰名商标的行为人承担赔偿责任。

一、商标法及相关司法解释未规定未注册驰名商标受侵害时可以获得赔偿

商标法第十三条第二款规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称若干解释）第一条第二项规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为属于商标法第五十二条第五项（现行商标法为第五十七条第七项）规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。第二条规定，依据商标法第十三条第一款（现行商标法为第十三条第二款）的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。根据上述法律及司法解释的规定，对侵犯驰名商标权的法律责任，以驰名商标是否在我国注册为标准作了区分。对于侵犯已经注册的驰名商标的行为，若干解释第一条第二项将其作为侵犯注册商标专用权行为中的一类，因此，行为人承担的法律责任中包括赔偿责任。而对于侵犯未注册驰名商标的行为，若干解释第二条仅规定行为人承担停止侵害的民事责任，并未规定适用赔偿损失等其他民事责任。

二、关于商标法第三十六条第二款的类推适用

类推适用，是指法官审理的案件在法律上没有规定时，可以采用类似案件的法律规则进行裁判。类推适用的依据在于“两个案件之间存在类似性”。

商标法第三十六条第二款系2013年修改时新增加的条款，对商标公告期满至准予注册决定作出前的商标专用权的效力予以了规定。根据该条法律规定，对于经审查异议不成立而准予注册的商标，一方面规定商标初步审定公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。但另一方面又在上述有关不具有追溯力的规定的基础上，规定因使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。该条规定对商标最终是否能被准予注册不确定期间因使用人的恶意给商标注册人造成的损失提供了救济途径，而该期间所涉商标并未准予注册，其性质亦可视为未注册商标。

就本案而言，原告要求保护的“拉菲”是未注册驰名商标，虽然侵权行为发生时该商标属于未注册商标，但经过长期使用及大量商业推广与宣传，该商标在市场上已享有很高知名度并为公众所熟知，其凝集了较高的商业信誉，甚至具有体现使用者身份与地位的功能。而且被告使用侵权标识的主观恶意明显，其使用行为亦必然占用了未注册驰名商标的商誉，给原告造成了损失。如果在此种情况下，仍基于商标法及若干解释关于侵犯未注册驰名商标的法律责任规定，仅判决被告承担停止侵害的民事责任，不承担损失赔偿责任，既不公平，也不合理。

如前所述，本案所涉未注册驰名商标的性质、被告的主观恶意等均与商标法第三十六条第二款所规定的恶意使用未准予注册商标应当赔偿的情形存在类似性，故该条规定所体现的法律规则，可以类推适用于本案，被告应当承担赔偿损失的民事责任。

 

案例索引

一审：上海知识产权法院（2015）沪知民初字第518号

合议庭成员：吴盈喆、刘静、程黎

 

案例编写人：吴盈喆