泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司与

上海电影股份有限公司侵害商标权纠纷案

——在先使用并有一定影响的标识可继续使用

 

【案情】

上诉人（原审原告）：泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司（以下简称春回大地公司）

被上诉人（原审被告）：上海电影股份有限公司（以下简称上影公司）

春回大地公司于2014年4月14日申请注册“SFC”商标，核定使用服务项目为第41类录像带发行、娱乐、配音等，有效期至2025年7月20日。

上影公司成立于1994年10月，注册资本2.8亿元，经营范围为电影发行、放映管理、票务服务等。“SFC”是其英文名称Shanghai Film Corporation Ltd.的首字母，并在经营中对应使用。

相关证据显示，上影公司于2012年7月注册sh-sfc.com网站域名，其与子公司或关联公司自2012年12月起在影院开业庆典、影片结尾、同期的电影票或兑换券上均使用有“SFC”标识；《环球时报》《广州日报》《Shanghai Daily》和大众点评网、美团网上也陆续载有含“SFC上影”字样的广告标题或点评内容。另据上影公司发布的招股说明书记载，其2013至2015年票房均位列城市院线前列。

春回大地公司认为，上影公司在其主办并实际运营的www.sh-sfc.com网站相关页面标注有“ ”“ ”“ ”“ ”标识，在网站“关于我们”和“影院投资”栏目相关文字介绍中提及“SFC上影影城”“SFC-EPR”，办公场所前台墙面上方亦标有“SFC”标识等行为，均侵犯了其对“SFC”注册商标专用权，故诉至法院请求判令立即停止侵权并赔偿合理开支1.1万余元。

2016年9月，国家商评委对涉案商标宣告无效，认为春回大地公司在多个类别上申请注册了四百余件商标，明显超出其经营所需和能力范围，具有不正当抢注和囤积注册商标以营利的目的。春回大地公司不服提起的行政诉讼在二审判决前仍在进行中。

 

【审判】

上海市徐汇区人民法院经审理认为，在案证据可以证实上影公司在涉案商标申请日前，已经在经营活动中大量使用“SFC”商标，并具有较高知名度，其主观上无攀附意图，亦不会与春回大地公司产生混淆。故驳回春回大地公司的诉讼请求。一审判决后，春回大地公司提起上诉。

上海知识产权法院经审理认为，上影公司提供的大量证据能够证明其及关联公司在涉案商标申请日前在经营和对外宣传中长期、广泛和持续地使用含有“SFC”的标识，“SFC”已经在影院服务市场与上影公司建立起直接的对应关系，并成为该领域具有一定影响的标识。上影公司将其企业名称英语翻译各单词首字母的组合作为商标使用具有合理性；相反，春回大地公司对于选择“SFC”注册为商标的确定过程陈述过于牵强，难以采信。因此，“SFC”是上影公司在先使用并有一定影响的商标，春回大地公司无权禁止上影公司在原使用范围内继续使用该标识。二审法院遂判决驳回上诉，维持原判。

 

【评析】

本案涉及商标在先使用抗辩成立与否的判断。根据商标法第五十九条第三款的规定，有证据证明在注册商标申请注册前，他人已经在相同或者类似商品或服务上使用与注册商标相同或近似的被控侵权标识，并且已具有一定影响力，注册商标专用权人无权禁止该善意使用人在原使用范围内继续使用。此外，在国家商评委已裁定宣告涉案商标无效但该裁定尚未生效的情况下，法院根据具体案情未因行政程序而中止诉讼，直接判决驳回商标权人的诉讼请求，即当依据商标法有关在先商标继续使用的规定可以认定被诉侵权行为不成立时，则不必等待行政诉讼程序中对注册商标有效与否的判断。该案体现了知识产权司法保护的司法主导政策，对于司法实践中如何处理好知识产权民事程序和行政程序的关系具有一定的指导作用。本案亦有效保护了早已在市场上具有一定知名度但未注册的商标当事人的权益，充分发挥了司法保障营商环境建设的职能作用。

 

案例索引

一审：上海市徐汇区人民法院（2016）沪0104民初8708号

合议庭成员：孙谧、于是、韩国钦

二审：上海知识产权法院（2017）沪73民终174号

合议庭成员：陈惠珍、杨韡、刘静

 

案例编写人：刘静