——商标正当使用抗辩的判定
【裁判要旨】
本案的核心系在包装盒上使用相关温度标识到底是作为商标标识意义上的使用还是作为温度表达意义上的使用。本案结合案情及商品包装上其他说明性文字与争议标识之间的联系，认定系争标识的使用表达的是温度而非商品来源，故是正当使用描述性文字、符号。
【案情】
上诉人（原审被告）：光明乳业股份有限公司。
被上诉人（原审原告）：美食达人股份有限公司。
原审被告：上海易买得超市有限公司。
美食达人股份有限公司（以下简称美食达人公司）系“ ”等4个注册商标的专用权人，该4个商标分别注册于第43类咖啡馆、蛋糕店等服务、第29类牛奶制品、牛奶、奶茶等商品。其中，第11817439号 商标核定使用于牛奶制品、奶茶、可可牛奶等商品。光明乳业股份有限公司（以下简称光明公司）在其数款牛奶商品包装上印有“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，其中“85℃”的字体较其他字体明显为大。美食达人公司在上海易买得超市有限公司（以下简称易买得公司）老西门店购得涉案商品，其认为该商品与其注册商标核定使用的商品和服务构成相同或类似，标注的“85℃”也与其注册商标相同或近似，光明公司对于“85℃”的使用方式，极易使相关消费者误认为光明公司的产品与美食达人公司有关联或两者之间存在关联关系，使相关消费者产生混淆，侵害其注册商标专用权，故诉至法院，请求判令光明公司、易买得公司停止侵权、赔偿原告经济损失及合理开支500余万元。
【审判】
上海市黄浦区人民法院认为，光明公司被控侵权商品与美食达人公司主张的 、 、 三个商标注册的商品、服务类别不相同、不类似，标识的使用方式也不会造成相关公众混淆，故光明公司不构成对这三个注册商标的侵害。但同时认为，美食达人公司对 等系列商标的使用已具有较高知名度，光明公司应负有一定的注意、避让义务。光明公司在商品外包装盒正面的显著位置突出标示“85℃”缺乏事实基础，不构成正当使用。牛奶商品与牛奶制品属同种商品，标注“85℃”与 商标构成相同商标，故光明公司在牛奶包装上标注“85℃”是在相同商品上使用相同商标，侵害了美食达人公司第11817439号 注册商标专用权，遂判决光明公司停止侵权，赔偿经济损失40万元并承担合理开支5.9万余元。光明公司不服一审判决，提起上诉。
上海知识产权法院认为， 商标是将8、5、℃采用不同字体和错落排列的方式，使其与“85℃”作为温度的标准表达方式有所区别，客观上增强了获得商标注册的可能性，但也会因此限制其保护范围。两者虽在外形上构成近似，但非相同标识；牛奶和牛奶制品也分属不同的小类，应属类似商品而非相同商品。光明公司标注的“85℃”是温度的标准表达方式，结合包装上其他文字说明，与本案中查明的其生产工艺中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的事实相契合。因此，属于对温度标识的正当使用，不会造成相关公众的混淆和误认，不构成商标侵权，遂判决撤销一审判决，驳回美食达人公司的一审全部诉讼请求。
【评析】
商标法第五十六条、第五十七条、第五十九条规定规定表明，1.在相同商品上商标性使用相同商标，是商标专用权人的固有权利，在上述行为发生时，推定发生混淆，应当认定为商标侵权行为。2.就类似商品相同商标、相同商品近似商标以及类似商品近似商标行为的侵权判断，均应以混淆作为侵权判断的必要条件。3.商标法虽赋予商标专用权人控制已被注册为商标的文字、图形或其组合的权利，但非商标性使用前述标识的行为，显然不在商标专用权人的控制范围之内。因此，上述法律规定显示了商标法加强对商标权人专用权利的保护和平衡公共利益的立法目的。司法实践中，在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意（有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意）和合理（是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用），以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为，以合理界定注册商标专用权的保护范围，达到商标专用权和公共利益之间的平衡。
一、关于涉案第11817439号 与被控侵权标识之间的比对
（一）涉案第11817439号 与被控侵权标识之间虽在外形上构成近似，但不属于相同商标
在审判实践中，当事人针对被控侵权行为往往会依据商标法第五十九条第一款的规定（即注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用），提出正当使用的抗辩。针对该类抗辩，在判断该注册商标与被控侵权标识是否相同近似时，应当特别注意注册商标与抗辩引述特征的标准表达方式之间的区别，在两者之间具有显著区别时，应当充分考虑到商标法第十一条对于商标注册的限制性规定，客观上正是与引述特征的标准表达方式相区别的要素增强了注册商标标识的显著性，增加了该商标获得注册的可能，由此在一定程度上也限制了获得注册的商标的保护范围。此时，不宜以“视觉上基本无差异”认定两者构成相同，而应当以上述显著区别认定两者属于近似标识，并在比对中引入混淆要件，作为是否构成侵权的判断标准。
本案中，美食达人公司解释涉案商标来源于“咖啡在85℃时喝起来最好”。故85℃直接表示了商品的特点，而将作为温度标准表达方式的85℃标识直接予以注册商标，显然有悖于上述商标法第十一条的规定，有损社会公共利益，难以获得商标注册部门的认可。因此，涉案第11817439号 注册商标标识将元素8、5、℃采用不同字体及高低错落排列的表达方式，与温度标准表达方式85℃具有了显著区别，客观上增强了涉案第11817439号 注册商标标识的显著性而获得了注册，但也因此限制了涉案第11817439号 注册商标标识的保护范围。将被控侵权标识85℃与涉案第11817439号 注册商标相比对，两者字形元素相同但排列不同；实际中，商标权人及相关公众对涉案商标标识的读音与一般公众对85℃作为温度表达时的读音也不尽相同。故两者之间虽在外形上构成近似，但两者不属于相同商标。
（二）被控侵权商品与涉案第11817439号 注册商标核定使用的商品属于类似商品
商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第二十三条规定，注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。本案中，涉案第11817439号 注册商标核定使用的商品包括：牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）等。而在国家工商行政管理总局商标局《类似商品和服务区分表》（第十一版）第二十九类第2907奶和乳制品类似群中记载的商品包括了：牛奶290039；牛奶制品290074；奶茶（以奶为主）C290069；可可牛奶（以奶为主）C290070，因此，牛奶与牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）不属于相同的商品。但是，被控侵权商品牛奶与涉案第11817439号 注册商标核定使用的牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）等商品，在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，根据商标司法解释第十一条规定，两者之间构成类似商品。
二、被控侵权行为是对温度表达的正当使用
首先，在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识85℃，是温度的标准表达方式，与涉案第11817439号 注册商标标识具有明显区别。因此，光明公司对于温度的标准表达方式85℃的使用，尚不属于对美食达人公司涉案第11817439号 注册商标标识的恶意使用。其次，美食达人公司对于光明公司在其使用的巴氏杀菌技术生产工艺过程中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的事实并无异议，可见光明公司在被控侵权商品外包装上使用85℃具有一定的事实基础。且虽然被控侵权外包装上的85℃的字号大于相同位置的文字，但该85℃并非孤立的，而是分别配以“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“认准巴氏杀菌乳才是鲜牛奶”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“我是巴氏杀菌乳我更新鲜”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，上述文字亦充分说明，光明公司使用85℃所表达的就是温度，且仅是在表达温度意义上的使用。因此，光明公司在被控侵权商品上使用85℃，仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，并非对美食达人公司第11817439号注册商标的使用，而是对温度表达方式的正当使用。
三、被控侵权行为并未造成相关公众的混淆和误认
审理中，美食达人公司表示其从未生产过被控侵权商品（牛奶），也未在牛奶商品上使用过涉案商标，故在牛奶商品上相关公众对于美食达人公司并无认知。而光明公司在牛奶等乳制品商品上享有的“光明”商标为驰名商标，被控侵权商品上还使用了光明公司注册的“ ”注册商标，因此，上述事实与光明公司善意和合理的在被控侵权商品上使用了温度的标准表达方式85℃事实相结合，即使对涉案第11817439号 注册商标熟知的相关公众，对于被控侵权外包装予以一般注意，亦自然会认为被控侵权商品外包装上标注的85℃是光明公司采用的巴氏杀菌技术的温度，而不会产生被控侵权商品来源于美食达人公司或与美食达人公司有关的混淆和误认。
综合上述意见，光明公司在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识的行为，属于对温度标识的正当使用行为，未造成相关公众的混淆和误认，不构成对涉案第11817439号 注册商标专用权的侵害。
案例索引
一审：上海市黄浦区人民法院（2016）沪0101民初24718号
合议庭成员：戚继敏 王维佳 路真诚
二审：上海知识产权法院（2018）沪73民终289号
合议庭成员：陈惠珍 何 渊 黄旻若