——将已公开销售的产品申请专利并起诉同行构成恶意诉讼应承担损害赔偿责任
【裁判要旨】
如何引导权利人合理维权，防止权利人利用专利侵权纠纷打击同行，是审理侵权纠纷案件的重点和难点。本案对于专利权人在专利侵权诉讼及关联诉讼中的系列行为进行分析，认定专利权人在主观上存在恶意，并对诉讼行为以及财产保全措施所造成实际损害的范围分辨明晰，确定了合理的赔偿金额。
【案情】
原告：深圳市乔安科技有限公司。
被告：张志敏。
被告：上海凯聪电子科技有限公司。
张志敏是凯聪公司原法定代表人，其于2014年1月9日向国家知识产权局申请名称为“监控摄像机（S421C）”的涉案外观设计专利，并于2014年6月25日获得授权。2016年1月6日，张志敏向上海知识产权法院起诉原告乔安公司侵害其享有的前述外观设计专利权（该案以下简称18号案），诉请赔偿金额人民币1,000万元，并向法院申请财产保全。同年1月25日，上海知识产权法院裁定冻结乔安公司银行账户及支付宝账户内的资金1,000万元或查封其相同价值的其他财产。同年6月13日，乔安公司针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委提起无效宣告请求。同年7月29日，上海知识产权法院一审判决驳回张志敏的诉讼请求；该判决生效后，法院于同年8月解除了前述财产保全措施。同年9月18日，复审委作出无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。
法院另查明，2013年12月，被告凯聪公司已在淘宝网上公开销售“421C凯聪”监控摄像头产品。2014年1月，被告凯聪公司就该网店上三位顾客购买上述监控摄像头产品后给出差评一事，向上海市杨浦区人民法院起诉乔安公司不正当竞争（该案以下简称161号案），后被法院驳回全部诉讼请求。
2017年6月27日，原告乔安公司以被告张志敏及凯聪公司恶意提起知识产权诉讼以及申请诉中财产保全致其损害向上海知识产权法院提起诉讼。原告认为，被告张志敏在明知421C监控摄像机已经公开销售的情况下，仍然以此申请外观设计专利，并向原告提起专利侵权诉讼、申请财产保全，借专利维权之名行打击商业竞争对手之实，给原告造成了巨大的经济损失。鉴于被告张志敏提起恶意诉讼的所有费用均由被告凯聪公司支付，其违法行为的受益方也是被告凯聪公司，因此，两被告应当承担连带民事责任，故请求法院判令：1.两被告连带赔偿乔安公司经济损失100万元；2.两被告连续七日在凯聪公司官方网站中文版首页显著位置，在新浪网、搜狐网和网易网首页显著位置，在《深圳特区报》《法制日报》《中国知识产权报》第一版显著位置向原告赔礼道歉、消除影响。
【审判】
上海知识产权法院认为，本案的争议焦点在于：一、被告张志敏提起18号案诉讼的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；二、被告张志敏就其在18号案诉讼中提起财产保全的行为是否应当承担赔偿责任。
关于第一个争议焦点。被告张志敏提起18号案缺乏基本的事实与法律依据，具有主观恶意，理由如下：1.根据前述161号案查明的事实以及案外人浙江淘宝网络有限公司向法院提交的相应交易快照等证据显示，在涉案外观设计专利申请日之前，被告凯聪公司在其经营的天猫网店上公开销售了与涉案外观设计专利基本相同的421C凯聪监控摄像机，被告张志敏作为当时被告凯聪公司的法定代表人对上述事实应当知晓，而被告张志敏仍然将已经公开的产品设计申请专利，违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为；2.根据我国专利法规定，外观设计专利可不进行实质审查而获授权，也即外观设计专利的权利基础本身具有较大的不稳定性，被告张志敏作为权利人对此应当知晓，却仍然向法院起诉原告侵权，并提出了高达1,000万元的赔偿诉请；3.被告凯聪公司与原告系同业竞争关系，被告张志敏的诉讼行为具有打击竞争对手的意图。综上，被告张志敏在明知18号案外观设计专利缺乏权利基础的情况下，仍然向法院提起专利侵权诉讼，使原告受到经济上的损失，属于滥用诉讼权利，构成恶意提起知识产权诉讼。
关于第二个争议焦点。根据《民事诉讼法》第一百零五条规定，财产保全申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。该案由属于侵权责任纠纷，应当适用过错责任原则，在考察当事人的行为是否具有过错时应当综合衡量当事人的诉讼行为、财产保全行为以及裁判结果等要素予以认定。被告张志敏在明知其申请的外观设计专利系已经公开的现有设计，滥用诉权向存在竞争关系的原告恶意提起诉讼，并在提起诉讼的同时申请冻结原告银行账户以及支付宝账户内资金1,000万元。被告张志敏应当对该保全行为负有审慎义务，即应当考虑申请财产保全是否确有必要，金额是否明显过高以及是否会给原告造成不必要的损失。但现有证据无法证明被告张志敏尽到了合理的注意义务，且18号案的最终裁判结果为被告张志敏败诉。因此，在综合上述因素后，法院认定被告张志敏申请财产保全的行为具有过错，并给原告造成了经济损失，应当承担赔偿责任。综上，上海知识产权法院判决被告张志敏赔偿原告乔安公司经济损失共计254,000元。判决后，张志敏不服，提起上诉。上海市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
近年来，在全国加强知识产权保护，加快创新驱动发展的大环境下，专利维权诉讼日益增多，专利权人也在各种维权诉讼中体会到了越来越强的获得感，但与此同时，也有一些专利权人试图通过诉讼这种方式获取商业上的不正当利益，并实际给他人造成了损害，因此，如何甄别权利人的诉讼意图，就需要法官结合具体案情并树立一些裁判标准予以评判。作为一起涉及专利权的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷、因申请诉中财产保全损害责任纠纷案件，本案的主要争议点均围绕专利权人主观意图的判断，进而能否作出恶意诉讼以及保全错误的认定。
一、权利滥用是审查恶意提起专利侵权诉讼主观要件的基础
权利滥用是指权利人以超过限制的方式行使其权利，不适当地扩张了其所享有的权利，损害了他人与社会的利益。在大陆法系国家，权利不得滥用原则是诚信原则的当然内容，或者说是诚信原则的反面规范，即权利之行使有违诚信原则者，是为权利滥用。专利权滥用行为是指专利权人行使专利权违背了专利权设置的目的，目的的内容既包括《专利法》的公益价值取向，如“促进技术进步与创新”“激励发明及发明的公开与应用”以及“保护他人利益”等，也包括《反垄断法》的公益价值取向，如“维护良好的竞争秩序”等。专利权滥用的构成要件包括：1.行为人是享有专利权的人；2.行为方式是在专利权范围内行使专利权，此项行为违背了专利权设置的目的；3.造成社会公共利益或他人利益的损害，4.行为人的主观状态应为故意。但对于司法实务来说，判断行为人的主观状态是很困难的，通常需要借助一些客观的判断标准来对主观状态进行推定，如果对于行为人的过错程度要求较高，相应地客观标准也会更加严格。由于专利权是实体权利，受到损害时必须由诉讼权利予以保障，否则实体权利将得不到保护，因此，滥用专利权的一种重要表现形式即为利用专利权范围的模糊性、不确定性向竞争对手提起毫无根据的诉讼，这些行为的目的只有一个就是利用诉讼成本打击竞争对手，以谋求不正当的市场利益。也即利用“恶意专利”或“垃圾专利”起诉竞争对手使其陷入漫长的诉讼进而被拖跨，亦属于滥用专利权。
所谓恶意诉讼，是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。因恶意提起知识产权诉讼损害责任认定的构成要件包括：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2.提起诉讼请求的一方当事人主观上具有恶意；3.该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果；4.提出诉讼请求的行为与损害后果之间具有因果关系。其中，当事人主观要件的判断最具争议，也最值得研究。我们应当将恶意提起专利侵权诉讼作为滥用专利权行为的一个重要部分加以考虑，尤其在主观要件的判断方面，应当首先审查专利权授权阶段是否存在滥用事实，区分不同的专利类型所对应权利人的不同注意义务、过错程度，以期对权利人的诉讼意图有更加全面的了解。
在本案中，法院认为，被告系利用了外观设计专利无需实质性审查即可获得专利授权这一专利制度的漏洞，将自己已经公开销售的产品申请外观设计专利，这本身就属于恶意申请专利的权利滥用行为，并在其后的专利侵权诉讼中提出了高达1000万元的索赔请求，其目的系打击同业竞争者，而非正当维权。也有观点认为，由于专利制度对于普通公众来说在认知上具有一定的难度，对于将自己销售的产品申请专利的个人不应当课以过重的注意义务，在主观恶意的认定上也不应过于严格，但法院最终还是认定，被告作为一个长期经营涉案产品又具有一定诉讼经验的公司法人，相较于一般的社会公众，对于产品外观以及专利制度应当更深入了解，其已经不是一个普通个人而是一个行业内商业主体，应承担更高的注意义务，对于主观过错的推定也应当适用更高的标准。此外，法院还考虑了其他两项理由：1.本案涉及的是外观设计专利，与实用新型、发明等涉及技术特征判断的专利相比，社会公众更容易作出各个产品外观之间是否构成相同或者近似的比对结论，认知难度越低，获取信息越多，所承担的注意义务也应越高，据此，可以认定被告申请涉案专利的行为本身就有恶意，在权利基础存在重大瑕疵的情况下，后续的专利侵权诉讼亦不具有事实与法律依据；2. 从法律经济分析的角度，被告在提起专利侵权诉讼时的索赔金额过高，不可能获得法院的全额支持，也就是说如果诉讼成功的可能性太低，以致于根本无法回收诉讼成本时，也可以证明专利权人具备恶意诉讼的主观动机。
综上，法院基于根据权利本身的基础、被告诉请所依据的事实、在诉讼程序中的具体行为以及被告在关联案件中的表现等客观事实对其主观意图进行推断，认定其具有损害他人利益或者为自己谋取不正当利益的目的，其诉讼行为明显不当且有违诚信。
二、专利侵权诉讼中财产保全错误的主观推定
根据《民事诉讼法》第一百条、第一百零五条的相关规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全……。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。由于上述法条作为因财产保全错误导致损害赔偿的请求权基础的规定过于简略，因此，对于“申请错误”究竟是应当适用过错归责还是无过错责任曾经存在争议，但在司法实践中，大部分的法院判例还是认为，申请财产保全错误系一般侵权行为，适用过错责任归责原则，即被申请人需要对申请人主观上存在过错进而造成其损失承担证明责任，其构成要件包括：申请保全人存在侵害行为、申请人对被申请人造成了损失、侵害行为与损失之间存在因果关系、申请人主观上具有过错。其中存在争议较大的仍然是如何通过当事人的客观行为推定其主观上存在过错，亦或未尽到合理的注意义务。
在涉及专利侵权诉讼的因申请诉中财产保全损害责任纠纷案件中，对于权利人也即财产保全申请人主观过错的推定，通常会考虑以下几点：
1.专利权的稳定性。通常认为，未经实审也即专利授权门槛较低的外观设计专利以及实用新型专利的权利人对于财产保全的申请应当承担更高的注意义务。关于提起专利侵权诉讼时处于有效状态的专利后被无效这一事实是否应当成为“申请错误”的考量因素，对此有不同看法，一种观点认为，权利人在提起专利侵权诉讼时，其专利权属稳定，故有权起诉并依法申请财产保全，诉讼行为本身是正当的，其申请财产保全行为是正当合法地行使诉讼权利，并不存在违法性和主观过错。即使专利被宣告无效，亦不能以此结果来倒推申请财产保全行为错误。另一种观点认为，即使在侵权诉讼中专利权处于有效状态，但权利人对该专利权实质上处于应当被无效的状态系明知，却仍然申请财产保全，且未及时采取补救措施属于未尽合理注意义务，应当被推定为具有主观过错。在本案中，法院采纳了后一种观点认为，由于在本案的另一案由因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中，权利人被认定为恶意申请专利，其对于涉案专利权不稳定的主观过错当然地应当纳入本案由中加以考虑。但需要注意的是，对于其他并不存在恶意申请专利情形的类似案件，由于专利制度本身具有一定的不确定性，即使专利在后被宣告无效，也不应当然地推断权利人实施在先保全行为具有主观过错，以免阻碍专利权人正当合法的维权行动。
2.财产保全的数额。如果财产保全申请的数额过高，也会被推定为该申请具有违法性，关于财产保全的申请数额应当以何种数额作为参照物，也有两种不同看法：一是以当事人的诉讼请求数额为标准，若申请财产保全的数额没有明显超过诉讼请求数额，则排除违法性；一是以法院最终裁判的数额为标准，若申请财产保全数额明显超过这一数额，则行为具有违法性。本案采纳了后一种意见，也即以法院的最终裁判结果作为审查财产保全数额的是否过高的标准。在本案中，权利人提出了高达1000万元的财产保全申请，而对于侵害外观设计专利权纠纷案件，基于一贯的裁判标准，法院不可能作出如此高额的判赔裁决，权利人对此应当是明知的，因此，法院认为，申请人的财产保全申请已经超出了正当维权的必要性，可推定为具有损害他人利益的意图。
3. 裁判结果。在申请人败诉或者撤诉的情况下，也可以推定其主观上存在过错，除非其可以证明其过程不存在。在司法实践中，大多数因保全申请错误引起的损害赔偿纠纷，均是由于申请人在前案诉讼败诉引起的，前案的裁判结果确实会使得保全的必要性丧失，申请人在财产保全时提供的担保也主要是为了弥补保全给被申请人造成的损失，因此，虽然申请人败诉这一裁判结果不是认定其具有主观过错的唯一要素，但也是一项前提性的因素，也即在本案中，被告在侵权案件中的败诉也成为法院推定其具有主观过错的重要因素。
案例索引
一审：上海知识产权法院（2017）沪73民初379号
合议庭成员：胡 宓 徐 飞 吴惠丽
二审：上海市高级人民法院（2019）沪民终139号
合议庭成员：唐 震 陶 冶 朱佳平