——黄亚君诉上海维纳斯婚纱摄影有限公司返还技术指导费、商标使用费纠纷案[1]

　[提要]

这是一起因注册商标使用许可和技术指导混合合同引起的知识产权纠纷案件。本案当事人在协议中约定了商标使用许可的生效条件，由于生效条件尚未成就，应认定未生效。而作为混合合同的另一部分，技术指导协议自协议签字之日起即产生法律效力。本案当事人在履行技术服务合同时，服务方超越合同约定的范围，擅自向对方提供合同未做约定，合同签约人接收了，应视为合同双方对合同的约定作了变更。

[案情简介]

被告上海维纳斯婚纱摄影有限公司系（台资）合作经营企业，经营范围包括摄影、彩扩、婚礼服务。1998年，原告黄亚君与案外人沈成林欲加盟被告，在本市嘉定区成立成林婚纱摄影公司（暂定名）。同年5月12日，黄亚君与沈成林作为乙方与作为甲方的被告签订《维纳斯加盟合作协议书》，约定：乙方落实婚纱摄影经营项目后，甲方将“维纳斯”注册商标正式授予乙方使用，届时双方签订“商标使用许可合同”并报商标局备案；商标使用费年付20万元；目前租房尚未交屋，待交屋可办执照一个月内完成，如执照办不成，退全费不加利息（20万）。同日，原告与沈成林向被告交付了现金20万元，被告出具了收据。同年6月中旬，原告欲租赁的本市嘉定区金沙江路385号店面房被拒租，沈成林退出加盟店。同月，原告参加了“98’全国维纳斯各店负责人讲座会”，期间，原告曾赴山东省的一家被告加盟店接受培训。同年10月14日，被告与沈成林达成退款协议，协议签订后，被告退还沈成林10万元。原告向被告交涉退款无效，遂诉至法院，诉请被告退还10万元。

被告上海维纳斯婚纱摄影有限公司辩称：1.原、被告所签订的《协议书》是注册商标使用许可和婚纱摄影技术指导的混合合同，且合同已经生效，双方均应恪守履行。2.原告付款后，参加了被告提供的相关培训，应当支付相应款项。3.目前，本市嘉定区金沙江路385号店面房已经竣工，任何企业或个人均可租赁。原告也可以在本市嘉定区的其它地方租房开店，不影响本案所涉合同的继续履行。4. 双方《协议书》第4条中约定“超过一个月不退还20万元”，原告在明知本市嘉定区金沙江路385号店面房不能交房之日起，超过一个月再向被告提出退还钱款的要求，已经超过该条约定的退款期限。故原告的诉讼请求于法无据。被告据此请求法院驳回原告的诉讼请求。

[裁判]　

根据原被告的诉辩意见及所确认的上述事实，法院认为本案的争议焦点是被告上海维纳斯婚纱摄影有限公司是否应当返还原告黄亚君交付的10万元，与这一争议焦点相关的分歧意见是：1.本案中的《协议书》是注册商标使用许可和婚纱摄影技术（以及经营方法）指导的混合合同，还是注册商标使用许可的单一合同；2.《协议书》是尚未生效的附条件的合同，还是不附条件的已经生效的合同；3.被告是否已经向原告提供了婚纱摄影技术的指导；4.对《协议书》第4条应当如何解释。

针对上述分歧意见，法院认为：

第一，根据《协议书》的文字表述以及原告与沈成林加盟被告、成立婚纱摄影公司时对婚纱摄影技术（以及经营方法）指导的实际需要，该《协议书》事实上包括了“维纳斯”注册商标使用许可和婚纱摄影技术（以及经营方法）指导两方面的内容，是协议双方约定“维纳斯”注册商标使用许可和婚纱摄影技术（以及经营方法）指导的权利与义务的混合合同。原告认为上述协议只是商标使用许可的单一合同的理由不能成立。由此而推定的事实是，虽然被告1998年5月12日出具的《收据》上的收款事由为加盟付商标费，但应当视为包括了注册商标使用许可费和婚纱摄影技术指导费。

第二，依照《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）以及《中华人民共和国商标法实施细则》（以下简称《商标法实施细则》）的规定，已经注册的服务商标的权利人许可他人使用其已经注册的服务商标，除了签订商标使用许可合同并应当报商标局备案之外，被许可人必须具备提供商业性质的服务项目经营者的主体资格，即被许可人应当是各类商业企业、或者从事附属商业活动的事业单位和城乡个体工商者。原告以及案外人沈成林均不具备提供商业性质的服务项目经营者的主体资格，因此，原告与沈成林不能作为被许可人一方与被告签订商标使用许可合同。本案中，原告、沈成林以及被告显然已经意识到商标使用许可合同中被许可人的主体资格问题，故在《协议书》中约定――乙方黄亚君、沈成林，暂定（名称为）成林婚纱摄影公司，自乙方落实该经营项目后，甲方将“维纳斯”婚纱摄影之著名注册品牌正式授权给乙方使用，届时双方签订“商标使用许可合同”并报商标局等有关部门备案。根据法律的规定以及当事人的约定，应当认定，原告、沈成林与被告在《协议书》中就“维纳斯”商标使用许可所达成的协议条款是附生效条件的合同条款。该部分合同条款的生效条件是，成林婚纱摄影公司具备提供婚纱摄影服务项目经营者的主体资格、且与被告签订“商标使用许可合同”并报商标局等有关部门备案。直至本案诉讼期间，上述生效条件尚未成就。

至于《协议书》的第4条，应当视为协议双方就技术指导费和商标使用费的交付和返还所作出的约定条款。虽然第4条中的交房和办理营业执照都直接影响到成林婚纱摄影公司能否成立、《协议书》的乙方能否具备提供婚纱摄影服务项目经营者的主体资格，但是，交房和办理营业执照只是商标使用许可协议条款的生效条件能否成就的前提或基础，并非商标使用许可协议条款部分或者《协议书》的生效条件本身。

同时，需要指出的是，原告、沈成林与被告在《协议书》中就婚纱摄影技术指导部分所达成的协议条款并未附加生效条件。也就是，作为混合合同的一部分，“维纳斯”商标使用许可的协议条款必须在上述生效条件成就后才产生法律效力；作为混合合同的另一部分，婚纱摄影技术指导的协议条款自《协议书》签字之日起即产生法律效力。

第三，根据“诉讼当事人对其所主张的事实与理由负有举证义务”的原则，被告提出其已向原告提供了协议约定的婚纱摄影技术指导资料，应当向法院提交证明这一事实的相关证据。但被告提交的证据均缺乏充分的证明力。被告在承认没有要求原告签署婚纱摄影技术指导资料的交割单的同时，又不能提交充分、确凿的证据证明其确向原告提供了协议约定的婚纱摄影技术指导资料，显然未能完成被告所负有的举证义务，对被告提出的其已向原告提供了协议约定的婚纱摄影技术指导资料的答辩意见，法院不予采信。

但是，原告参加被告举办的“98’全国维纳斯各店负责人讲座会”，以及原告经被告介绍赴山东省的一家被告加盟店接受培训均是事实。虽然在《协议书》中并未约定上述培训事项，但原告既已接受了上述培训，且上述培训的内容与协议双方所签订的《协议书》的内容及其履行直接相关，应当视为上述培训是协议双方就婚纱摄影技术指导所作的补充约定。据此，应当认定，原告接受了被告提供的《协议书》约定之外的、新补充的部分婚纱摄影技术指导。

第四，上述《协议书》第4条中关于“退款条件”的表述是不明确的，由此造成原被告双方对此作出不同的解释。但问题的实质是：1.原告、沈成林与被告在《协议书》中就“维纳斯”商标使用许可所达成的协议条款是附生效条件的合同条款，且该部分合同条款的生效条件至今尚未成就；2.被告提出其已经向原告提供了协议约定的婚纱摄影技术指导并无相应证据予以佐证；被告只是向原告提供了协议约定之外的、新补充的部分婚纱摄影技术指导；3.《协议书》至今已无继续履行的可能。据此，被告向原告收取技术指导费和商标使用许可费所依据的协议约定的事实均未发生，被告依据《协议书》收取原告上述钱款的理由亦不复存在，因此，被告依据《协议书》所收取的技术指导费和商标使用许可费理应返还原告。《协议书》中有关“退款条件”的含义不明确的约定，虽然不能成为原告请求被告返还上述钱款的合同依据，同样也不能成为被告拒绝返还原告上述钱款的合同依据。

在确认被告应当返还其依据《协议书》所收取的技术指导费和商标使用许可费的同时，需要指出的是，1.原告确已接受了被告提供的协议之外的部分婚纱摄影技术指导，依照“公平、公正”以及“权利与义务相一致的原则”，原告理应向被告支付相应的技术指导费。鉴于《协议书》对技术指导费的具体数额未予约定，原被告双方对协议外的技术指导费的具体数额也未作约定，原告应向被告支付的技术指导费的具体数额，由法院根据本案的事实和情节，酌情予以确定，并在被告应当返还原告的款项中予以扣除。2.鉴于上述情节，对原告要求在返还钱款时一并返还相应利息的诉讼请求，法院不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四条、第二十六条第三款、《中华人民共和国技术合同法》第四十七条、第四十九条、《中华人民共和国民法通则》第六十二条、第一百三十四条第（四）项的规定，判决被告上海维纳斯婚纱摄影有限公司自本判决生效之日起十日内返还原告黄亚君人民币八万元。对原告的其它诉讼请求不予支持。

一审判决后，上诉人上海维纳斯婚纱摄影有限公司不服，提起上诉。其上诉理由是：1.应相应增加原判确定的被上诉人应向上诉人支付的技术指导费数额；2.直至诉讼期间被上诉人仍有可能在嘉定区租房。只要租房的可能性未消灭，被上诉人不能履行协议的主张就不能成立；3.上诉人为履约曾谢绝嘉定区内其他客户欲与上诉人进行技术指导合作的请求，使上诉人损失了一定的期得利益。

二审法院认为上诉人诸上诉理由不成立，判决驳回上诉，维持原判。

[评析]

本案所涉合同为非典型性合同，虽然双方约定的合同名称为加盟合作协议，但实际上合同却包括两个相对独立的内容：一是商标使用许可合同，二是技术服务合同，因此本案是一起因注册商标许可和技术指导混合合同引起的知识产权纠纷案件。由于合同涉及注册商标使用许可和技术指导这两种不同性质的法律关系，且主要合同条款含义不明确，案件当事人就是否应当返还注册商标使用许可费和技术指导费争议很大。法院的审理思路没有为当事人的起诉理由和答辩理由所限制，也没有被复杂的案情和法律关系所迷惑，而是正确把握了本案的三个基本特征：（1）系争合同为混合合同；（2）系争合同的主要条款含义不明确；（3）附生效条件的合同的效力认定。本案涉及的法律上的争议焦点有两个：商标使用许可合同是否生效，原告要求返还许可费的诉请能否获得支持；技术服务合同中，服务方超越合同约定的范围，擅自向对方提供合同未做约定，但确与合同有关的技术服务部分，应当如何处理？

一、附生效条件的注册商标使用许可合同的效力认定问题

有观点认为，对于商标使用许可合同，双方有关商标使用许可合同的约定已经生效，原告未能实施经营的责任应由本人承担，无权以此为由主张合同未生效而要求返还许可费。我们认为，对此应当区分具体情况予以处理。根据目的解释原则，本案中的商标使用许可合同应当认定为附生效条件的合同，因条件未成就应认定未生效，合同未生效的责任不在原告方，因此，原告可以要求返还许可费。

依据商标法以及《商标法实施细则》的规定，已经注册的服务商标的权利人许可他人使用其已经注册的服务商标，法律并未就商标使用许可合同双方的主体资格加以特殊限制，具备一般民事主体资格的自然人或法人皆可依许可合同获得他人商标使用权。但是，注册商标使用许可合同不同于一般民事合同，被许可一方签订注册商标使用许可合同的目的在于借助他人商标的知名度从事商事经营，这就意味着被许可一方只有获得商事主体资格的情况下，其合同目的才可能达成。因此，商事实践中，非商事主体与注册商标权人签订商标使用许可合同时，通常附加合同生效条款，以便在无法获得商事主体资格或不能从事正常商事经营时，合理阻却注册商标使用许可合同的生效，避免合同目的落空。本案中，双方在就注册商标使用许可达成一致意见时，附加条款约定：“乙方落实婚纱经营项目后，甲方将注册商标（维纳斯）正式授权乙方使用，届时双方签订商标许可使用合同，并且明确约定，乙方如果未能在一个月内取得营业执照，甲方将退还全部费用。”从合同的签订情况来看，签订商标使用许可合同时，乙方不具备商事主体资格，虽然双方就许可费用达成一致，但是正是考虑到如果无法正常从事商事经营，则商标使用许可合同的目的将落空，为规避经营风险，乙方要求如果“执照办不成”，则甲方应退还许可使用费。依据合同法并考虑商业惯例，甲乙双方就注册商标“维纳斯”达成的使用许可协议应当认定为附生效条件的合同。判定合同效力的关键在于生效条件是否成就，如果成就则合同生效，任何一方不得违约终止合同，支付费用的一方也不得主张返还合同对价；如果条件未成就，则合同未生效，支付费用的一方有权主张返还合同对价。本案中，合同所附的生效条件未成就，依法应认定合同未生效，支付费用乙方主张返还合同对价的，人民法院应当予以支持，故乙方主张返还使用许可费用的请求，合法合理。

二、技术服务范围与服务费用约定不明的技术服务合同如何处理

有观点认为，对于技术服务合同，服务方超越合同约定的范围，擅自向对方提供合同未作约定的技术服务，是服务方一方擅自变更合同约定的无效民事行为。即使该部分技术服务确与合同有关，且相对方也接受了该部分技术服务，相对方也有权拒付超出合同约定范围的该部分技术服务的费用。我们认为，如果是合同签约人本人接收了超越合同约定范围的技术服务部分，应当视为合同双方已经对合同的约定作出了变更，且变更的合同部分有效，相对方应当支付相应的技术服务费。双方对该部分技术服务费的数额不能达成一致意见的，法院可以参照合同约定的技术服务费标准予以处理。如果接收超越合同约定范围的技术服务部分的相对方并非合同签约人本人，且服务方没有向相对方签约人明示收取相应的技术服务费及其标准，或虽然服务方已经向签约人明示收取技术服务费及其标准，但相对方签约人并未允诺，在此情况下，即使相对方签约人派出的人员接收了该部分技术服务，也应视为服务方自愿向相对方提供免费的技术服务，在发生争议的情况下，相对方有权拒付技术服务费。

依据《商标法》第四十条的规定，商标注册人可以签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。注册商标权人为保证商标的商业声誉，在签订注册商标使用许可合同时，通常约定对被许可人的使用商标的情况加以技术指导，而被许可人也可以借助技术指导尽快实现规范经营，达到使用他人注册商标获取商业利益的目的。从合同法的角度，商标使用许可合同的技术指导条款具有“技术服务合同”的性质，该条款虽依附于商标许可使用许可合同，但同时具有一定的独立性，可以作为与商标使用许可条款相并列的条款。对于商标使用许可合同中技术服务条款的范围和效力认定，应当结合合同的目的加以认定。通常而言，技术服务条款未明确服务范围与相应对价的，与商标使用相关的技术服务应当认定属于合同的服务范围，一方提供技术服务而对方接受的，应当支付相应费用。本案中，双方未就技术指导范围和技术服务费用作出明确约定，但作为注册商标权人的被告方为原告进行的相关技术指导与商标许可使用密切相关，依据民法“公平、公正”以及“权利与义务相一致的原则”，原告理应向被告支付相应的技术指导费。因此，本案中原告提出，其接受的相关培训和指导与双方签订的商标使用许可合同无关，不应为此支付费用的主张，显然与查明的事实不符。另外，参照《合同法》第一百六十一条的规定，合同一方超出合同约定的范围提供商品或服务的，相对方有权拒绝接受；但是，相对方接受的，应当支付相应的价款。本案中，尽管注册商标使用许可合同未明确约定相关技术服务的范围和相应费用，但被告确实为原告提供了与使用许可合同相关的培训和技术指导，而且原告也予以接受，因此根据等价有偿原则，原告应当为此支付相应费用。鉴于本案使用许可合同未就技术指导费用的具体数额作出明确约定，原被告双方对技术指导费用的具体数额不能达成一致，原告应向被告支付的技术指导费用的具体数额可以由法院根据案件的事实和情况，酌情确定。

最后，需要指出的是，本案审理时将涉案合同界定为商标许可使用和技术服务的混合合同，这是因为当时尚无特许经营合同的类型。如果以现在的视角来看，涉案合同是一个典型的特许经营（加盟）合同。应该说，本案法官在审理中体现出前瞻性的眼光，其中的一些做法对当前审理特许经营合同纠纷也不无启发和借鉴作用。如将加盟关系中权利义务按不同阶段加以区分，从而对特许经营费的性质作出划分（如本案中的商标使用费和技术指导费），并对不同费用相应的合同对价作出了正确的解读。

[审判机关和审判组织]

一审法院：上海市第二中级人民法院。

合议庭组成人员：审判长：谢晨；审判员：薛春荣；代理审判员：陈默。

二审法院：上海市高级人民法院。

合议庭组成人员：审判长：王海明；审判员：邓思聪、于金龙。

[1]见：《最高人民法院公报》2000年第1期