一审：北京市高级人民法院（2000）高民初字第29号
二审：最高人民法院（2009）民三终字第3号
[案情与裁判]
原告（二审上诉人）：（法国）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（简称拉科斯特公司）
被告（二审被上诉人）：（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（简称鳄鱼国际公司）
被告（二审被上诉人）：上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司（简称上海东方鳄鱼公司）
起诉与答辩
2000年5月11日，拉科斯特公司向北京市高级人民法院起诉称，自1980年以来，其先后在中国注册了一系列“鳄鱼图形”商标，根据中国的法律规定，其公司对注册的“鳄鱼图形”商标享有专用权。1995年，其公司发现鳄鱼国际公司在中国建立了多家店面，其招牌上印有写实风格的鳄鱼图形，销售标有“鳄鱼图形”商标的服装产品。其公司分别于1995年和1998年向鳄鱼国际公司提出警告，鳄鱼国际公司及其在北京的代理商上海东方鳄鱼公司至今仍在北京地区销售带有“鳄鱼图形”商标的服装和其他相关产品。二被告使用的“鳄鱼图形”商标与其公司的“鳄鱼图形”注册商标构成近似，侵犯了其在第25类服装及其他相关类别商品上的注册商标专用权，违反了《中华人民共和国商标法》的有关规定。故请求：（1）判令二被告停止侵害，即停止在相同或类似商品上使用与其公司之注册商标近似的商标标识；（2）判令二被告赔偿经济损失人民币300万元；（3）判令二被告消除影响；（4）判令二被告承担本案全部诉讼费用。
鳄鱼国际公司和上海东方鳄鱼公司共同辩称：在中国境内，二被告在服装及相关商品上使用的新加坡“鳄鱼”商标标识，包括“CARTELO鳄鱼”图文组合注册商标标识和单条“头朝内”的鳄鱼图案未注册商标标识，均未侵犯拉科斯特公司的注册商标权。第一，拉科斯特公司向中国申请“鳄鱼图形”注册商标之前和“鳄鱼”品牌服装规模化进入中国市场之前，新加坡“鳄鱼”商标和法国“鳄鱼”商标都已问世多年，为相关公众所熟知。法国“鳄鱼”商标在中国注册在先，但新加坡“鳄鱼”商标在中国规模使用在前。第二，新加坡“鳄鱼”和法国“鳄鱼”于1983年6月17日曾达成一致协议，包括本案系诉争商标标识在内的新加坡“鳄鱼”系列商标标识和法国“鳄鱼”系列商标标识不致混淆，拉科斯特公司不得反悔；第三，从图文及其组合分析看，新加坡“鳄鱼”和法国“鳄鱼”在文字及图形上均有显著的区别特征，易于公众识别，存在不致混淆之事实；第四，拉科斯特公司恶意指控二被告侵权的行为是不正当竞争行为。故请求驳回拉科斯特公司的诉讼请求。
一审审理查明
拉科斯特公司创办于1933年，同年在法国注册“鳄鱼图形”商标，此后其产品主要在欧洲销售。20世纪60年代，拉科斯特公司开始将其产品推向亚洲。70年代末，其产品进入香港。1980年，拉科斯特公司在中国大陆注册了“鳄鱼图形”商标，其产品于1984年正式进入中国，但数量有限，1994年正式开设专柜或专卖店。鳄鱼国际公司前身系陈贤进于1943年在新加坡创办的利生民公司，该公司于1949年申请并于1951年在新加坡获准注册了“crocodile＋鳄鱼图形”商标。利生民公司产品于1953年进入香港，主要在东南亚地区销售。1983年，利生民公司更名为鳄鱼国际公司。1993年，鳄鱼国际公司在中国大陆申请注册“CARTELO及图”商标，其产品于1994年进入中国市场。利生民公司曾于1969年在日本大阪向法院提起民事诉讼，指控拉科斯特公司侵犯其商标权。1973年双方在大阪高等法院达成和解：利生民公司同意拉科斯特公司在日本注册“鳄鱼图形”商标。1983年6月17日，双方还签订协议，意图在于：（1）结束并最终解决双方之间未决的所有法律纠纷、法律行为、分歧、争议和请求……（6）双方同意表A和表B（见附件一）所示其各自徽标，可在相关市场中共存不致混淆……双方约定的地域包括中国台湾地区、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱.。
拉科斯特公司自1980年10月30日在中国注册了第141103号“鳄鱼图形”商标后，陆续注册了第879258号“鳄鱼图形”商标、第940231号“鳄鱼图形+LACOSTE”，商标，第1318589号“鳄鱼图形”商标等（以上商标图形见附件二）。鳄鱼国际公司于1993年陆续向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请注册第1331001号“CARTELO及图”商标及第1343051号“CARTELO及图”商标，上述两商标已于2007年12月14日经北京市高级人民法院（2007）高行终字第178、277号行政判决认定，予以核准注册，现判决已经生效。北京市高级人民法院（2007）高行终字第178号行政判决认定，鳄鱼国际公司申请的第1331001号“CARTELO及图”商标与拉科斯特公司合法拥有的第141103号“鳄鱼图形”商标相比较，二者图形部分近似，但主要部分及各要素组合后的整体结构并不相同或近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，并考虑第141103号“鳄鱼图形”商标的显著性和知名度，二者之间可能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认。北京市高级人民法院（2007）高行终字第277号行政判决认定，鳄鱼国际公司申请的第1343051号“CARTELO及图”商标与拉科斯特公司合法拥有的第213407号“鳄鱼图形＋LACOSTE”商标，二者图形部分近似，但主要部分及各要素组合后的整体结构并不相同或近似。以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察并考虑拉科斯特公司第213407号“鳄鱼图形＋LA-COSTE”商标的显著性和知名度，二者之间可能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认。
2000年4月25日，拉科斯特公司在北京购买了鳄鱼国际公司和上海东方鳄鱼公司出品的“卡帝乐鳄鱼T恤”等被诉侵权产品。被诉侵权产品在不同部位分别组合或单独使用了“CARTELO及图”商标及“鳄鱼图形”标识。
吉林省长春市中级人民法院（2005）长民三初字第94号、湖北省高级人民法院（2005）鄂民三终字第9号、北京市高级人民法院（2006）高民终字第169号民事判决认定，长春市新百信商贸有限责任公司、武汉武商集团股份有限公司世贸广场购物中心、北京西单赛特商城有限责任公司销售的单独标示“鳄鱼图形”的相关商品侵犯了拉科斯特公司第141103、879258、1318589号“鳄鱼图形”注册商标专用权。
一审判理和结果
北京市高级人民法院经审理认为，已经发生法律效力的北京市高级人民法院（2007）高行终字第178、277号行政判决确认，第1331001、1343051号“CARTELO及图”商标予以核准注册，与“鳄鱼图形”、“鳄鱼图形＋LACOSTE”商标之间不会产生混淆和误认，故本案被控侵权产品1-8在实际销售时其外包装及产品吊牌上均使用的“CARTELO及图”商标，与拉科斯特公司主张权利的第141103、940231、1318589、879258号注册商标不会造成消费者的混淆和误认，也就是说，鳄鱼国际公司、上海东方鳄鱼公司出品的被控侵权产品1-8在外包装及产品吊牌上使用“CARTELO及图”商标，并未侵犯拉科斯特公司的商标专用权。同样，被控侵权产品3皮包正面、被控侵权产品7礼盒中的钱包正面及皮带扣正面使用的“CARTELO”字样与拉科斯特公司主张权利的四个注册商标也不会造成消费者的混淆和误认，未侵犯拉科斯特公司的注册商标专用权。
拉科斯特公司主张，被控侵权产品1-8均在不同部位单独使用了“鳄鱼图形”，与原告据以主张权利的四个注册商标中的鳄鱼图形相比，仅仅是“鳄鱼身体朝向相反”，但鳄鱼姿态相同，互为镜像，足以导致潜在消费者在坡控侵权产品售出后使用中造成混淆和误认。对此，北京市高级人民法院认为利生民公司与拉科斯特公司1983年6月17日达成的商标共存协议，其目的在于相互区分各自的产品，系双方真实意思表示，且并不违反中国法律规定，亦未损害他人及公共利益，应当确认有效。其中约定协议附件1、2所列之系列商标在中国台湾地区、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱区域内“不致混淆”。本案中，鳄鱼国际公司之行为不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行为，其在主观上并无利用拉科斯特公司的品牌声誉，造成消费者混淆、误认之故意；鳄鱼国际公司的系列商标标识经过在中国大陆市场上大规模、长时间使用后，客观上也已经建立起特定的商业声誉。而且，被控侵权产品1-8标示的并非仅为“鳄鱼图形”，还标有“CARTELO”及“CARTELO及图”，所有这些作为一个整体，使得被控侵权产品1-8具有了整体识别性，能够有效地与其他标有鳄鱼形象的商品相区别。有鉴于此，根据整体比对、综合判断的原则，拉科斯特公司与鳄鱼国际公司的系列商标标识作为整体，二者之间已经形成了显著性的区别特征。两者无论在实际购买商品时还是在商品售出后使用中均不会导致消费者的混淆和误认。鳄鱼国际公司在被控侵权产品1-8上单独使用“鳄鱼图形”的行为，亦不侵犯拉科斯特公司的注册商标专用权。中华人民共和国吉林省长春市中级人民法院（2005）长民三初字第94号、中华人民共和国湖北省高级人民法院（2005）鄂民三终字第9号、北京市高级人民法院（2006）高民终字第169号民事判决与本案所涉及的诉讼主体不同，且商品外包装、产品吊牌及产品本身上标示的鳄鱼国际公司第1331001、1343051号“CARTELO及图”商标于上述判决生效后的2007年12月14日经北京市高级人民法院判决准予注册，所涉及的具体案情亦不相同，故上述三判决并不影响本案审理。北京市高级人民法院依照《商标法》第五十二条第（一）项、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定，于2008年12月12日判决驳回拉科斯特公司的诉讼请求。案件受理费25010元，由拉科斯特公司负担。
上诉与答辩
拉科斯特公司不服一审判决，向最高人民法院上诉称：被控侵权商标中的“单独鳄鱼图形”与上诉人的鳄鱼商标构成相同，被上诉人擅自使用带有鳄鱼图形的组合商标与上诉人的注册商标构成近似，属于商标侵权行为，两被上诉人在同一种商品上使用与上诉人注册商标相同和近似的商标是典型的商标侵权行为，原审判决认定不侵权明显有误，请求本院依法改判并支持其原审全部诉讼请求。
被上诉人鳄鱼国际公司、上海东方鳄鱼公司答辩称：1．已经生效的北京市高级人民法院（2007）高行终字第178号、第277号行政终局判决书中明确认定诉争标识之间可能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认。上诉人此上诉理由不能成立。2．关于被控侵权商标中的“单独鳄鱼图形”与上诉人的鳄鱼商标是否构成相同标识的问题。本案不同于一般的侵犯商标权案件，本案的纠纷有其特定历史背景。具体为：拉科斯特公司系列商标约于二十世纪三四十年代在法国启用，并逐步使用和知名于欧洲；鳄鱼国际公司系列商标于二十世纪四五十年代在新加坡等地启用，逐步使用和知名于亚洲。在经贸活动全球化的历史进程中，自二十世纪六十年代起，拉科斯特公司系列商标率先谋求东进亚洲，随之与在亚洲地区相关国家与地区内早已注册、早已使用并且早已知名的鳄鱼国际公司系列商标之间，屡屡引发纠纷和冲突，但是最终达成了双方鳄鱼系列商标和平共处的和解。1983年6月17日鳄鱼国际公司与拉科斯特公司签署了一揽子和解协议。协议中双方认同拉科斯特公司系列商标和鳄鱼国际公司系列商标“可在相关市场中共存不致混淆”，不但明确“在本协议第一条所列国家开展合作”，而且明确“如有可能在世界其他地方进行合作”；和解协议开宗明义“双方结束并最终解决双方之间未决的所有法律纠纷、法律行为、分歧、争议和请求”。该和解协议签订后二十多年来，不但在该协议第一条所列的我国台湾和新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱这五个国家及地区实现了鳄鱼国际公司系列商标与拉科斯特公司系列商标各自注册、和平共处。而且在鳄鱼国际公司注册在先的其他国家（例如韩国、印度、巴基斯坦等），也已经实现了鳄鱼国际公司系列商标与拉科斯特公司系列商标共存共荣，相辅相成的局面。因为双方各自的知名商标“可在相关市场中共存不致混淆”，双方各自实际拥有自己的商业信誉和商品声誉，鳄鱼国际公司不存在“利用拉科斯特公司的品牌声誉，造成消费者混淆、误认”的主观故意，因此单独使用鳄鱼国际公司单条鳄鱼图形不会构成对拉科斯特公司单条鳄鱼图形商标的侵权，即“仅为鳄鱼图形”也不侵权；再加上与“CARTELO”文字以及“CARTELO及图”商标结合使用，则更加彰显其区别显著性。综上，在图文上，鳄鱼国际公司商标标识与拉科斯特公司商标标识之间存在“不致混淆”之事实；在历史上，鳄鱼国际公司商标标识与拉科斯特公司商标标识已有“不致混淆”之共识；在使用中，鳄鱼国际公司商标标识与拉科斯特公司商标标识之间更有“不致混淆”之现实。在中国市场上，经过大规模、长时间、对比性共同使用后，拉科斯特公司系列商标和鳄鱼国际公司系列商标之间已经形成并且仍在日益强化各自的获得的区别显著性，两者越来越具有不致混淆的显著区别特征。请求最高人民法院维持原审判决，驳回上诉人上诉。
二审审理查明
最高人民法院二审查明，1994年9月，拉科斯特公司在上海徐家汇太平洋设立第一个专柜。之后，拉科斯特公司在上海、北京、青岛、大连等地陆续设立了专柜、专卖店，至1999年6月30日，共设有专卖店13个，专柜43个、零售店1个。1994年鳄鱼国际公司在上海开设第一个专卖店。之后，鳄鱼国际公司在全国若干个省市陆续设立了专柜、专卖店，至1997年，鳄鱼国际公司在全国共设有专卖店或专柜250个。
利生民公司于1969年向日本大阪法院提起民事诉讼，指控拉科斯特公司的销售商三共生兴株式会社侵犯其商标权。1973年11月28日双方在大阪高等法院达成和解，利生民公司同意拉科斯特公司在日本注册“鳄鱼图形”商标。
1982年6月1日，拉科斯特公司当时的董事会主席Michel LACOSTE先生在其给鳄鱼国际公司创始人陈贤进博士的信件中提到：“……基本上，我方不同意我们各自的商标在这些国家有混淆的实质风险。因为它们在这些市场中的长期使用，各自已经获得显著性。事实上，如你所知，在日本和台湾地区的法院在多年前已经持这一观点，我方相信在那些诉讼悬而未决的国家（法院）也会接纳这一观点。”1983年1月21日，拉科斯特公司的BernardLACOSTE先生在其给鳄鱼国际公司创始人陈贤进博士的信件中也明确提到：“……在亚洲国家，我们不同的鳄鱼商标共存在商业上是可行的，像在日本一样……”。
1983年6月17日，双方签订和解协议。和解协议签订后，1985年8月22日，鳄鱼国际公司应拉科斯特公司的要求，出具承诺书，承诺拉科斯特公司在韩国、孟加拉共和国、印度和巴基斯坦四国申请注册相关鳄鱼图形商标时，不提出商标异议、无效和撤销，并出具合适的认同信件。
1985年8月7日，拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特为鳄鱼国际公司出具同意书同意其在韩国在第45类商品上注册鳄鱼图形商标（商标图形见附件一中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一、标识二）。1993年1月22日，拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特出具同意书同意其在韩国在第25类商品上注册鳄鱼图形商标（商标图形见附件一中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一）。1993年9月16日、1994年1月18日，拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特分别出具同意书同意其在巴基斯坦在第14类、第9类、第18类、第28类商品上注册鳄鱼图形商标（商标图形见附件一中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一）。
鳄鱼国际公司1951年10月26日在香港、1985年8月13日在泰国、1996年6月在蒙古、1995年10月31日在尼泊尔、1995年11月27日在朝鲜、2003年6月24日在摩洛哥、2003年4月8日在沙特阿拉伯、2003年9月1日在斐济在第25类商品上注册了单条鳄鱼商标。
此外，拉科斯特公司曾于1994年在法国将1983年协议中鳄鱼国际公司的两个鳄鱼图形以及拉科斯特鳄鱼朝左的图形申请注册商标。2005年鳄鱼国际公司向法国巴黎大审法院提起诉讼。2006年3月29日，该院作出一审判决，认为“拉科斯特公司模仿1983年6月17日协议中列入的鳄鱼国际公司的商标图案”的行为“构成了非法注册行为”。拉科斯特公司向二审法院提起了上诉。
1994年10月19日，拉科斯特公司在法国申请鳄鱼头部朝向左的商标。1995年3月23日，其就该商标向中国申请领土延伸保护，指定使用在第25类服装、鞋、帽等商品。1996年6月26日，商标局以香港鳄鱼恤公司的鳄鱼图形商标被公众熟知，香港“鳄鱼”与法国“鳄鱼”之间的不同已被消费者所接受，根据修改前的《商标法》第八条第一款第（九）项的规定，申请商标因其他不良影响，予以驳回。2009年I月12日，商标评审委员会作出评审决定，将该商标在中国的领土延伸保护申请予以驳回。2009年2月12日，拉科斯特公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，2009年12月29日，该院作出一审判决，撤销商标评审委员会前述决定。现该案及相关系列案件正在北京市高级人民法院二审审理之中。
1999年，四川省成都市工商行政管理局作出（1999） 148号关于鳄鱼图形商标案结案处理结果的通知，认定四川东方鳄鱼公司单独使用鳄鱼图形商标构成对拉科斯特公司鳄鱼图形商标的侵犯。
最高人民法院（2009）知行字第10号驳回再审申请通知书认定“从现有证据看，证明引证商标在争议商标申请日的知名度的证据仅有1984年赞助戴维斯杯网球赛的宣传材料和商标局（89）商标异字第116号裁定，虽然后者提到鳄鱼商标有一定的知名度，但综合上述证据无法认定引证商标在争议商标申请日（1991年3月26日）之前的中国境内为相关公众广为知晓，成为驰名商标。”最高人民法院（2009）行监字第121号驳回再审申请通知书、（2009）行监字第107号驳回再审申请通知书认定“本案现有证据无法证明各引证商标在被异议商标申请注册之时已经在中国境内为相关公众广为知晓，原审法院在比对被异议商标和各引证商标整体结构的基础上，以相关公众的一般注意力并考虑引证商标显著性和知名度，认定被异议商标与各引证商标不构成近似商标并无不当。”
二审判理和结果
最高人民法院经审理认为，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。由于不同案件诉争标识涉及情况的复杂性，认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外，还可以根据案件的具体情况，综合考虑其他相关因素，在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。本案中双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状况，在本案中认定诉争商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，既不能割裂各自形成和发展的历史，又不能无视相互之间的共存过程和使用状态，否则，就难以作出公平合理的裁判。因此，就本案诉争商标具体情况而言，在认定其是否近似时，仅仅比对标识本身的近似性是不够的，还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素，结合相关市场实际，进行公平合理的判断。
首先，根据本案已经查明的事实，不足以认定当时的利生民公司系抄袭模仿拉科斯特公司申请注册的相关商标而申请注册的“crocodile＋鳄鱼图形”商标。其进入中国市场后，鳄鱼国际公司继续使用与其在亚洲相关国家业已注册商标相应的有关鳄鱼标识。而且，根据原审法院查明的事实，被诉标识的使用环境和状态，足以使其双方的相关产品区别明显。上述事实足以表明，鳄鱼国际公司进入中国市场后使用相关商标，主要是对其已有商标的沿用，且在实际使用中也有意区分诉争标识。因此，原审法院认定鳄鱼国际公司之行为不同于刻意模仿名牌奢侈品的假冒行为，其主观上并无利用拉科斯特公司的品牌声誉，造成消费者混淆、误认之故意，并无不当，上诉人的相应主张无证据支持。其次，从相关国际市场看，双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经长期形成共存和使用的国际市场格局。从本案已经查明的事实看，鳄鱼国际公司的被诉标识一、二在本案诉讼之前，在相关国家和地区已经注册多年，且已与拉科斯特公司达成了包括被诉标识一、二在内的标识与拉科斯特公司鳄鱼图形文字系列标识（见附件一）共存不致混淆的1983年和解协议，且在该协议未明确列明的韩国、巴基斯坦等国家，拉科斯特公司亦就被诉标识在该两国家相关类别的注册上出具了同意注册的同意函。鉴此，最高人民法院认为，无论是从双方当事人的相关认同和共识还是从相关国际市场实际看，双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经不致于产生市场混淆而可以共存，这足以表明诉争商标在构成要素上的近似性并不必然构成混淆性近似，并不必然导致其不能共存。再次，从诉争标识在中国市场的共存和使用情况看，两者在中国市场内已拥有各自的相关公众，在市场上均已形成客观的划分，已成为可区别的标识。综合考虑以上因素，在鳄鱼国际公司使用被诉标识不具有恶意抄袭模仿意图的前提下，这种经市场竞争形成的客观区别，是鳄鱼国际公司在中国境内商业成功的结果，对此应给予法律上的认可和肯定。基于鳄鱼国际公司的产品已经形成自身的相关消费群体，相关公众已在客观上将两公司的相关商品区别开来的市场实际，最高人民法院认为被诉标识一、二与拉科斯特公司请求保护的注册商标不构成近似商标。但因最高人民法院是在综合考量诉争标识在构成要素上的差别，特别是相关使用历史和共存现状等因素的基础上，对于诉争商标近似性问题作出的认定，而被诉标识一、二在构成要素上毕竟与拉科斯特公司相关注册商标具有一定程度的近似性，故鳄鱼国际公司在使用被诉标识一、二时，应保持其与拉科斯特公司注册商标有明显区分的相关使用环境和状态，尽可能避让该公司的注册商标。关于被诉标识三、四与拉科斯特公司请求保护的注册商标是否近似的问题。本案中，被诉标识三、四由单条鳄鱼与CARTELO文字组合而成，与拉科斯特公司请求保护的注册商标相比，两者在文字构成、呼叫、整体外观上区别明显，不能认定为侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。最高人民法院经审理认为，拉科斯特公司的上诉理由不能成立，原审判决认定事实基本清楚，虽然其适用修订前的《商标法》裁判本案适用法律错误，部分判理有所不当，但并不影响本案的裁判结果，依据《民事诉讼法》第一百五十三条第（一）项、第（二）项之规定，判决驳回拉科斯特公司上诉，维持原判。